OGH 4Ob40/23w

Spruch:

Dem Revisionsrekurs wird Folge gegeben.

Die Entscheidungen der Vorinstanzen werden dahin abgeändert, dass der Beschluss wie folgt zu lauten hat:

Einstweilige Verfügung

1. Der beklagten Partei wird geboten, es ab sofort und bis zur Rechtskraft des über die Klage ergehenden Urteils in Österreich zu unterlassen

a) die Zeichen

und/oder

und/oder diesen ähnliche Zeichen für Produkte im Bereich Computer und/oder Computerzubehör zu benutzen, wenn dadurch die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der für Kraftfahrzeuge und deren Teile bekannten Unionsmarken der klagenden Partei, nämlich insbesondere

(UM000140335), eingetragen unter anderem für „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ (Klasse 9);

(UM006452254), eingetragen unter anderem für „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ (Klasse 9);

(UM017948995), eingetragen unter anderem für „Computer und Computersoftware“ (Klasse 9); und/oder

(UM018206091), eingetragen unter anderem für „Computer und Software“ (Klasse 9);

ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werden, wie insbesondere dadurch, dass von der beklagten Partei unter vorgenannten Zeichen Produkte im Bereich Computer gekennzeichnet werden und/oder diese Zeichen auf Produkten, Ausstattung in den Geschäftspapieren und/oder in der Werbung benutzt werden und/oder dadurch, dass die beklagte Partei vorstehende Handlungen durch Dritte setzen lässt; sowie es

b) ab sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr Zeichen, die mit den oben abgebildeten Marken UM000140335, UM006452254, UM017948995, und/oder UM018206091 ident und/oder dazu verwechselbar ähnlich sind, insbesondere die Zeichen

und/oder

zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen, für welche die genannten Marken eingetragen sind und/oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, insbesondere für Computer und/oder Computerzubehör.

2. Die klagende Partei hat die Kosten des Provisorialverfahrens aller drei Instanzen vorläufig und die beklagte Partei ihre diesbezüglichen Kosten endgültig selbst zu tragen.

Begründung:

[1] Die Klägerin ist eine der größten Automobilherstellerinnen Deutschlands und verwendet seit 1909 einen dreizackigen Stern zur Kennzeichnung ihres Unternehmens. Die verschiedenen Versionen des Mercedes-Sterns sind mit zahlreichen Marken geschützt, ua mit diesen Unionsmarken:

[2] Die ersten beiden Marken sind auch für „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ (Klasse 9) eingetragen, die dritte Marke auch für „Computer und Computersoftware“ (Klasse 9; registriert am 30. 8. 2018) und die vierte Marke auch für „Computer und Software“ (Klasse 9; registriert am 6. 3. 2020).

[3] Die Beklagte gehört zu einem Konzern aus Hongkong, der zu den größten Computer‑ und Smartphone-Herstellern der Welt zählt. Zum Produktsortiment gehören PCs, Tablets, Monitore und Smartphones, aber auch Zubehör, Smart-Home-Solutions und andere Produkte. Dabei ist die Gruppe auch aufgrund ihrer Zweigniederlassung in Österreich auf dem heimischen Markt bereits seit Jahren bestens etabliert. 2016 startete die Beklagte die „Y Series Gaming“, eine auf Gaming-PCs, Gaming-Notebooks und Gaming-Peripheriegeräte reduzierte Serie, die sich aufgrund des Designs und der Leistungsstärke der Geräte an Videospiel-Enthusiasten richtete. Alle Geräte der „Y Series Gaming“ waren mit einem großen, roten „Y“ gekennzeichnet. 2018 wurde die Serie unter dem Namen „Legion“ erneuert. Das bereits für die „Y Series Gaming“ verwendete „Y“ wurde über den Buchstaben „O“ des Wortes „Legion“ gelegt. Dieses „O“ war daraufhin – in Verbindung mit dem bereits erwähnten „Y“ – das neue Zeichen der „Legion“‑Serie, etwa in diesen Varianten:

[4] Die Beklagte benutzte diese Zeichen in Videospielen und zur Kennzeichnung ua von PCs, Laptops, Mäusen, Headsets oder Tastaturen. Sie bot diese Produkte auch in Österreich an. Über Aufforderung der Klägerin änderte sie das beanstandete Zeichen durch Weglassung des „Y“ und Reduzierung auf das ausgestanzte „O“. Mangels Bekanntgabe des Zeitraums, des Marktes, der Art und der Verkaufszahlen von Produkten während der Verwendung der beanstandeten Zeichen kam es zu keiner Einigung zwischen den Streitteilen.

[5] Die Klägerin beantragte – gestützt auf Art 9 Abs 2 lit b und lit c UMV, die korrespondierenden Bestimmungen des MSchG sowie §§ 1, 2 UWG – die Erlassung der im Spruch ersichtlichen einstweiligen Verfügung, die im Zweifel auf Unterlassung der beanstandeten Handlungen auf dem österreichischen Markt gerichtet ist (vgl RS0076843). Zwischen den Zeichen der Streitteile bestehe Verwechslungsgefahr. Jedenfalls seien die Zeichen der Beklagten den bekannten Marken der Klägerin ähnlich; die Benutzung der Zeichen der Beklagten nutze die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Klagsmarken unlauter aus und beeinträchtige sie. Die Beklagte beute schmarotzerisch den guten Ruf der Klägerin aus und erwecke den falschen Eindruck einer Zusammenarbeit der Parteien.

[6] Die Beklagte beantragte die Abweisung des Sicherungsantrags. Es bestehe ein ausreichender Abstand zwischen ihren Zeichen und den Klagsmarken sowie den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Nach der Erneuerung des Logos bestehe überdies keine Wiederholungsgefahr. Zudem habe die Klägerin durch Zustimmung der Nutzung durch die Beklagte ihre Ansprüche verwirkt. Die Marken der Klägerin würden ausschließlich für „Automobil-Waren“ benutzt, sie seien als zu breit angemeldete Marken bösgläubig angemeldet worden. Der Sicherungsantrag sei auch unschlüssig und zu weit gefasst.

[7] Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Es prüfte nur die ersten beiden Klagsmarken, weil die beiden weiteren „nicht den Prioritätsgrundsatz erfüllen“ würden. Sie seien erst eingetragen worden, nachdem die Beklagte ihre Zeichen „der Öffentlichkeit vorgestellt“ habe. Zwischen den ersten beiden Klagsmarken und den Zeichen der Beklagten sah das Erstgericht, auch im Hinblick auf die damit bezeichneten Waren und Dienstleistungen, einen ausreichenden Abstand. Außerdem bestehe keine Wiederholungsgefahr, weil die Beklagte ihre Zeichen schon vor der Klagseinbringung umgestaltet habe.

[8] Das Rekursgericht bestätigte diesen Beschluss, bemaß den Wert des Entscheidungsgegenstands mit 30.000 EUR übersteigend und erklärte den ordentlichen Revisionsrekurs für nicht zulässig. Es bejahte zwar die Priorität aller Klagsmarken, weil nicht registrierte Zeichen nur insoweit Priorität gegenüber registrierten Marken genössen, als sie bereits vor der Markeneintragung Verkehrsgeltung erlangt hätten, was nicht bescheinigt sei; weiters bejahte es (hypothetisch) auch die Wiederholungsgefahr, weil die Beklagte stets betont habe, zur Benutzung ihrer Zeichen berechtigt zu sein; es verneinte jedoch die Verwechslungsgefahr und die unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung. Gerade die Kombination der genannten Merkmale – Anzahl der Strahlen, Anordnung der Strahlen und Ausrichtung der „Spitze“ senkrecht nach oben – mache den Stern der Klägerin in der Wahrnehmung des Publikums, das sich am Markt mit unzähligen Varianten von Sternen konfrontiert sehe, zum „Mercedes-Stern“. Der Kreis, der den Stern umgebe, sei nur ein untergeordnetes Element der Klagsmarken und nicht besonders prägend für den Gesamteindruck. Die Zeichen der Beklagten unterschieden sich davon noch ausreichend deutlich: Große Teile des Publikums würden das den Kreis durchbrechende Element nicht als Stern, sondern als den Buchstaben „Y“ betrachten und aufgrund der zentralen Unterschiede zu den Klagsmarken nicht mit einem „Mercedes-Stern“ verwechseln. Die „Spitze“ des „Y“ zeige senkrecht nach unten und das „O“ oder der Kreis, der das „Y“ umgebe, sei aufgrund seiner Breite und Farbe so prominent, dass der Gesamteindruck der Zeichen davon genauso stark geprägt werde wie vom „Y“. Außerdem durchbreche der Stern den Kreis, was bei einem „Mercedes‑Stern“ unbekannt sei. Jedes dieser Details präge den Gesamteindruck der Zeichen der Beklagten für sich in einem solchen Ausmaß, dass die Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Was den Schutz der bekannten Marke betreffe, so liege es zwar nahe, dass die Klagsmarken darunter fielen; eine Ähnlichkeit der Zeichen der Beklagten mit den Klagsmarken, die zu einer Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung oder Verwässerung der Klagsmarken führen könnte, sei aber zu verneinen. Ebenfalls zu verneinen sei eine schmarotzerische Rufausbeutung.

[9] Dagegen richtet sich der außerordentliche Revisionsrekurs der Klägerin mit dem Antrag, die begehrte Sicherungsverfügung zu erlassen. Die Antragsgegnerin beantragt in der ihr freigestellten Revisionsrekurs-beantwortung, den Revisionsrekurs zurückzuweisen bzw ihm nicht Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung​

[10] Der Revisionsrekurs ist zur Klarstellung der Rechtslage zulässig; er ist auch berechtigt.

[11] 1.1. Die Verwechslungsgefahr ist bei – hier im Wesentlichen gegebener – Identität der Waren bzw Dienstleistungen nach der Zeichenähnlichkeit zu prüfen (RS0116294 [T5]); dafür sind die verwendeten Zeichen in Bild, Klang und Bedeutung einer gesamthaften Würdigung zu unterziehen (RS0117324; RS0066753), wobei in der Regel die Verwechslungsgefahr nach einem dieser Gesichtspunkte genügt (RS0066779 [T13]; RS0079571; RS0079190 [T22]). Ein geringer Grad der Gleichartigkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (RS0121482; RS0121500).

[12] 1.2. Der Schutzumfang von eingetragenen Marken wird zwar grundsätzlich durch den Registerstand definiert (vgl 4 Ob 225/03x, Lumina), dennoch wird beim Ähnlichkeitsvergleich mitunter auch eine „auf dem Kopf Betrachtung“ angestellt (vgl EuGH C‑744/18 , Volkswagen, Rn 9). Anders als dort ist hier die Ähnlichkeit zu bejahen.

[13] 1.3. Im vorliegenden Fall sind die Klagsmarken unter anderem für Computer und Computerzubehör registriert. Die Beklagte verwendet den dreizackigen Stern ebenfalls für Computer. Es besteht sohin Warenidentität.

[14] 1.4. Der in den Zeichen der Beklagten enthaltene Stern ist kaum als „Y“ zu erkennen, vielmehr besteht eine deutliche Ähnlichkeit mit dem „Mercedes‑Stern“ der Klägerin. Dass bei den Marken der Klägerin eine der drei Sternspitzen nach oben gerichtet ist, hat nur eine geringe Bedeutung, zumal dieses Detail dem Durchschnittsbetrachter nicht unbedingt geläufig sein muss und die Klagsmarken, aus unterschiedlicher Perspektive betrachtet, auch nicht immer mit einer Sternspitze nach oben wahrgenommen werden. Geläufig ist dem Durchschnittsbetrachter jedoch die auf Spitzen zulaufende Form des 3-zackigen Sterns im Kreis. An diesen wird das Publikum beim Betrachten der Zeichen der Beklagten zwangsläufig denken, zumal auch diese Zeichen als prägende Bestandteile drei mit annähernd gleichem Abstand zueinander verteilte Sternspitzen samt Kreis aufweisen. Die Zeichen der Beklagten beinhalten genau die Merkmale, die den „Mercedes-Stern“ auszeichnen: einen dreizackigen Stern mit relativ schlanken Schenkeln, der innerhalb eines Kreises liegt und dessen Spitzen die Kreislinie berühren. Ein Unterschied besteht zwar darin, dass die Zeichen der Beklagten nicht lediglich eine dünne Umrandung in Kreisform aufweisen, sondern aufgrund der farblichen Gestaltung der Eindruck eines breiten Bandes entsteht, in das die Schenkelspitzen einschneiden, um dann aber ebenfalls an dem Rand des Bandes zu enden. Die Zeichen der Beklagten wirken aufgrund des breiteren Randes zwar insgesamt nicht ganz so filigran und klar wie die Klagsmarken, doch tritt bei ihnen der dreizackige Stern innerhalb des Kreises ebenfalls so dominant hervor wie bei den Klagsmarken. Im Übrigen ergibt sich die Verwechslungsgefahr auch daraus, dass Sterne in der Regel mehr Zacken als drei aufweisen, während sich die Besonderheit von lediglich drei Sternspitzen sowohl bei den Marken der Klägerin als auch bei den Zeichen der Beklagten findet.

[15] 1.5. Auf den Einwand der Beklagten, die Klägerin habe die Marken nicht im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen benützt, ist nicht näher einzugehen, weil zum relevanten Zeitpunkt der Entscheidung erster Instanz die Benutzungsschonfrist des Art 58 UMV (§ 33a MSchG) noch nicht abgelaufen war.

[16] 2.1. Dass es sich bei den Marken der Klägerin um bekannte Marken iSv Art 9 Abs 2 lit c UMV handelt, ist unstrittig. Sie sind weltbekannt (vgl schon 4 Ob 66/92) und zählen (gerichtsnotorischerweise) zu den weltweit wertvollsten Marken.

[17] 2.2. Der Schutz der bekannten Marke setzt keine – hier ohnehin gegebene – Verwechslungsgefahr voraus, sondern nur eine solche Ähnlichkeit, dass das Publikum die Zeichen gedanklich miteinander verknüpft. Die einander gegenüberstehenden Zeichen müssen deshalb einander gleich oder ähnlich sein, weil es typischerweise nur dadurch zu einer Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung oder Verwässerung der bekannten Marke kommen kann. Der Grad der dafür erforderlichen Ähnlichkeit ist niedriger anzusetzen als der Grad der Ähnlichkeit, der für Verwechslungsgefahr verlangt wird; es reicht zudem aus, wenn die Ähnlichkeit in einem der drei Punkte Bild, Klang oder Sinngehalt besteht (4 Ob 19/21d, ABSOLUT mwN).

[18] 2.3. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist das Vorliegen einer solchen gedanklichen Verknüpfung umfassend unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der Waren und Dienstleistungen, für die die einander gegenüberstehenden Marken jeweils eingetragen sind, einschließlich des Grades der Nähe oder der Unähnlichkeit dieser Waren und Dienstleistungen, sowie die betreffenden Verkehrskreise, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, der Grad der ihr innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft und das Bestehen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum gehören (EuGH C-471/16 P , Meissen, Rn 52).

[19] 2.4. Der Schutz der bekannten Marke gilt sowohl im Bereich einander ähnlicher als auch einander nicht ähnlicher Waren und Dienstleistungen (EuGH C-292/00 , Davidoff/Gofkid). Der Schutzbereich bekannter Marken wird damit über die Waren‑ oder Dienstleistungsähnlichkeit hinaus erweitert, ohne dass es auf eine Verwechslungsgefahr ankommt (Guggenbichler in Kucsko/Schumacher, marken.schutz³ § 10 Rz 662). So wurde in der Rechtsprechung die Bezeichnung „Styriagra“ – egal für welches Produkt sie verwendet wird – als Anspielung auf die bekannte Marke „VIAGRA“ erachtet (17 Ob 15/09v; Guggenbichler aaO Rz 666).

[20] 2.5. Zusätzlich zum Bestehen einer gedanklichen Verknüpfung – die hier zu bejahen ist, zumal schon die Verwechslungsgefahr gegeben ist – bedarf es zur Begründung einer Verletzung nach Art 9 Abs 2 lit c UMV des Ausnutzens oder Beeinträchtigens der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Marke in unlauterer Weise. Bei Verwendung eines identischen oder ähnlichen Zeichens liegt es wegen der bei bekannten Marken offenkundigen Möglichkeit einer Rufausnutzung nahe, unlautere Motive zu vermuten (17 Ob 15/09v, Styriagra). Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung und Verwässerung bekannter Marken indizieren grundsätzlich die Rechtswidrigkeit und diese entfällt nur, wenn der Verletzer besondere Umstände geltend macht (und beweist bzw bescheinigt), die sein Verhalten rechtfertigen (vgl RS0120365).

[21] 2.6. Die Beklagte hat keine besonderen Umstände geltend gemacht, die ihr Verhalten rechtfertigen. Von einem unlauteren Motiv der Rufausbeutung ist somit auszugehen. Die (unlautere) Ausnutzung der Unterscheidungskraft der äußerst bekannten klägerischen Marken ergibt sich schon daraus, dass die Beklagte ihre Zeichen, die laut eigenen Angaben ein „Y“ darstellen sollten, so gestaltet, dass die Schenkel des „Y“ etwa gleich weit voneinander entfernt sind und die Enden derselben jeweils auf eine Spitze hinauslaufen, was sie – unabhängig vom ebenfalls angebrachten, das „Y“ umfassenden Kreis – dem „Mercedes-Stern“ ähnlich macht.

[22] 3.1. Das Bestreitungsvorbringen der Beklagten in Richtung bösgläubiger Markenanmeldung ist unsubstanziiert. Aus der bloßen Anmeldung einer (äußerst bekannten) Marke durch deren Inhaber auch für andere Waren und Dienstleistungen als jene, für die die Marke bekannt ist, ergibt sich noch nicht zwingend eine Bösgläubigkeit bzw Behinderungsabsicht.

[23] 3.2. Unsubstanziiert blieb auch das Vorbringen der Beklagten betreffend eine Zustimmung der Klägerin zur Nutzung ihrer Zeichens durch die Beklagte. Auch eine Zustimmung der Klägerin zur Verwendung der Kennzeichen der Beklagten im Rahmen eines von der Klägerin veranstalteten virtuellen Autorennens lässt nicht auf eine generelle Zustimmung zur Verwendung der Klagsmarken schließen.

[24] 3.3. Auch ein unschlüssiges oder zu weit gefasstes Begehren ist nicht zu konstatieren. Durch die im Spruch unter „insbesondere“ angeführten Beispielfälle wurde das Unterlassungsgebot verdeutlicht (vgl RS0037634 [T5]).

[25] 3.4. Die Wiederholungsgefahr wurde schon vom Rekursgericht zutreffend bejaht. Dies ist schon deswegen richtig, weil die Beklagte keine Umstände dargetan hat, die eine Wiederholung ihrer Eingriffshandlungen als völlig ausgeschlossen oder doch zumindest äußerst unwahrscheinlich erscheinen ließen (vgl RS0080065 [T20]).

[26] 3.5. Zusammenfassend hat die Klägerin den beanstandeten Eingriff in ihre Markenrechte bescheinigt, sodass die beantragte einstweilige Verfügung zu erlassen ist. Im Spruch war zur Klarstellung im Sinn des Begehrens (vgl RS0039357) zu ergänzen, dass die Unterlassung (nur) auf Österreich bezogen ist und zu streichen, dass sich die Bekanntheit der Klagsmarken (auch) auf Computer bezieht.

[27] 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 393 Abs 1 EO iVm §§ 41 und 50 Abs 1 ZPO.