OGH 17Ob28/08d

Spruch:

Der außerordentlichen Revision wird teilweise Folge gegeben. Das angefochtene Urteil wird teils bestätigt und teils dahin abgeändert, dass es insgesamt wie folgt lautet:

„Die beklagte Partei ist schuldig, es im Gebiet der Republik Österreich zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs die österreichische Bildmarke AT 219630 (M*****-Logo) im Zusammenhang mit dem Anbieten, Verkaufen und Vertreiben von Optimierungs-/ Chiptuning-Teilen zu verwenden.

Das Mehrbegehren, der Beklagten darüber hinaus zu verbieten, diese Bildmarke auch im Zusammenhang mit dem Anbieten, Verkaufen und Vertreiben von Auto-Ersatzteilen zu nutzen, sowie die Bezeichnung 'M*****' oder verwechselbar ähnliche Bezeichnungen im Zusammenhang mit dem Anbieten, Verkaufen und Vertreiben von Optimierungs-/Chiptuning-Teilen und von Auto-Ersatzteilen zu nutzen, wird abgewiesen."

Die Beklagte ist schuldig, der Klägerin binnen 14 Tagen einen mit 2.640,50 EUR bestimmten Anteil an den Barauslagen im Verfahren aller drei Instanzen zu ersetzen. Im Übrigen werden die Kosten des Verfahrens gegeneinander aufgehoben.

Text

Entscheidungsgründe:

Die Klägerin ist österreichische Generalimporteurin von Fahrzeugen der Marke M*****. Ihre Muttergesellschaft ist Inhaberin der folgenden zu AT 219630 registrierten Bildmarke („M*****-Logo"):

(Abbildung nur in Originalentscheidung ersichtlich.)

Weiters verfügt die Muttergesellschaft der Klägerin über mehrere Wortbildmarken mit dem Wortbestandteil „M*****". Die Klägerin ist ausschließlich befugt, diese Marken in Österreich zu gebrauchen. Ein Vorbringen zu deren Schutzumfang hat sie nicht erstattet.

Die Beklagte bietet das sogenannte „Chiptuning" für Kraftfahrzeuge an. Dabei wird durch den Einbau von Mikroprozessoren („Chips") in Motorsteuergeräte eine höhere Motorleistung erreicht. Die dafür anfallenden Kosten sind geringer als die Mehrkosten für die Anschaffung eines Originalfahrzeugs mit von vornherein höherer Motorleistung. Allerdings führt das Chiptuning zu einem höheren Verschleiß des Motors und der damit im Kraftschluss stehenden Fahrzeugteile.

Die Beklagte nennt auf ihrer Website die Automarken, für die sie ihre Leistungen anbietet. Dabei zeigt sie auch deren Wortbild- und Bildmarken. Insbesondere nennt sie die Bezeichnung „M*****" und stellt das durch die Bildmarke geschützte M*****-Logo dar. Sie weist nach dem übereinstimmenden Vorbringen der Parteien darauf hin, dass das Tuning zu einer verkürzten Lebensdauer des Motors führt. Den Eindruck, in einer vertraglichen Beziehung mit der Klägerin zu stehen, erweckt sie nicht.

Die Klägerin beantragt, der Beklagten aufzutragen,

„es im Gebiet der Republik Österreich ab sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbes die Bezeichnung M*****, eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung, [und/oder] das Anführen des M*****-Logos im Zusammenhang mit dem Anbieten, dem Verkaufen und dem Vertreiben von Optimierungs-/Chiptuning-Teilen oder auch Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge zu verwenden".

Die Beklagte sei nicht befugt, die Bezeichnung oder die Marke „M*****" (gemeint offenkundig: die oben dargestellte Bildmarke) zu führen. Durch das Einblenden des M*****-Logos (der Bildmarke) werde dem Kunden fälschlich die „Markenverbundenheit" der Tuning-Maßnahme suggeriert. Weiters hänge sich die Beklagte an den Ruf und das Ansehen der bekannten M*****-Marken an. Wegen des erhöhten Verschleißes lehne die Klägerin wie alle Fahrzeughersteller die Haftung für Folgeschäden ab; die Leistungssteigerung führe zum Verlust der „Werksgarantie und der Gewährleistungspflicht des Fahrzeugherstellers". Die Beklagte bringe die Klägerin daher in eine Zwangslage: entweder müsse sie bei getunten Fahrzeugen „häufigere, teurere oder umfangreichere Serviceleistungen" durchführen oder aber solche „Garantie- oder Servicearbeiten" verweigern, was wiederum die Kundenzufriedenheit beeinträchtige.

Die Beklagte wendet ein, sie habe im strittigen Internetauftritt lediglich darauf hingewiesen, für welche Fahrzeuge ihr Angebot geeignet sei. Den Anschein, dass die Klägerin sie autorisiert habe, erwecke sie nicht. Daher greife sie auch nicht in deren Kennzeichenrechte ein. Für lauterkeitsrechtliche Ansprüche fehle das Wettbewerbsverhältnis.

Das Erstgericht wies die Klage ab. Da die Parteien unterschiedliche Kundenkreise ansprächen, stünden sie miteinander nicht im Wettbewerb. Aus dem strittigen Internetauftritt sei weder bei flüchtigem Lesen noch bei genauerem Studium abzuleiten, dass die Klägerin die Beklagte zur Durchführung der leistungssteigernden Maßnahmen autorisiert oder dass sich die Beklagte auf M*****-Fahrzeuge spezialisiert habe. Die „Marke M*****" und das „entsprechende Logo" (gemeint offenbar: der Wortbestandteil der Wortbildmarken und die Bildmarke) wiesen auf der Homepage der Beklagten nur darauf hin, dass die Beklagte ihre Leistungen unter anderem für Fahrzeuge dieser Marke anbiete. Eine Irreführung der Kunden sei damit nicht verbunden.

Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung; weiters sprach es aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und die ordentliche Revision nicht zulässig sei.

Der Anspruch der Klägerin könne, wenn überhaupt, nur markenrechtlich begründet sein. Er scheitere jedoch an § 10 Abs 3 MSchG (Art 6 Abs 1 lit c MarkenRL). Der EuGH habe dazu in der Rechtssache C-63/97 entschieden, dass der Markeninhaber Dritten nicht verbieten könne, eine Marke als Hinweis darauf zu benutzen, dass er unter der Marke vertriebene Waren instand setze oder warte, wenn dies erforderlich sei, um den Zweck der Dienstleistung zu bezeichnen, und diese Nutzung den Erfordernissen des lauteren Handelsverkehrs entspreche. Unter dieser Bedingung sei auch die Nutzung eines Bildzeichens zulässig. Unlauterkeit sei anzunehmen, wenn die Nutzung der Marke den Eindruck erwecke, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Markeninhaber und dem Dritten bestehe. Im konkreten Fall lasse der Gesamteindruck der Website aber auf keinen derartigen Zusammenhang schließen.

Auch die Prüfung nach § 10 Abs 2 MSchG führe zu keinem anderen Ergebnis: Dieser Anspruch bestehe nur bei einer rufschädigenden oder rufausbeutenden Nutzung der Marke. Das treffe hier nicht zu, da die erhöhten Verschleißerscheinungen auf einer freien Entscheidung des Kunden beruhten und daher keinen Einfluss auf das Image der Marken hätten. Den Eindruck, mit der Klägerin in einer vertraglichen Verbindung zu stehen oder von ihr autorisiert zu sein, erwecke die Beklagte nicht.

Soweit sich das Unterlassungsbegehren auf das Anbieten von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge erstrecke, sei es zu weit gefasst. Die Klägerin habe nicht behauptet, dass die Beklagte solche Ersatzteile anbiete.

Rechtliche Beurteilung​

Die gegen diese Entscheidung gerichtete außerordentliche Revision der Klägerin ist zulässig, weil eine Auseinandersetzung mit der jüngeren Rechtsprechung des EuGH zur erlaubten Nutzung einer Marke erforderlich ist. Sie ist teilweise berechtigt.

1. Vor einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Revision ist zu prüfen, in welchem Umfang die Klägerin das Urteil des Berufungsgerichts überhaupt anficht.

1.1. Aufgrund einer gesetzmäßig ausgeführten Rechtsrüge ist der Oberste Gerichtshof zwar nicht auf die Prüfung der vom Revisionswerber ausdrücklich aufgeworfenen Rechtsfragen beschränkt, sondern er hat die Berechtigung der Rechtsrüge allseitig zu prüfen (RIS-Justiz RS0043352). Der Rechtsmittelwerber muss jedoch Rechtsgründe, denen in sich geschlossene - also selbständige rechtserzeugende, rechtshemmende oder rechtsvernichtende - Tatsachen zugrundeliegen, behandeln, damit sie nicht aus dem Nachprüfungsrahmen herausfallen (vgl RIS-Justiz RS0043338; Zechner in Fasching/Konecny2 IV/1 § 503 ZPO Rz 189 f mwN). Kommt daher der Revisionswerber in seiner Revision auf bestimmte Rechtsgründe oder selbständige Einwendungen nicht mehr zurück, so scheiden diese aus der ansonsten umfassenden Beurteilungspflicht des Obersten Gerichtshofs aus (RIS-Justiz RS0043338 [T15]).

1.2. Die Klägerin wendet sich in der Revision ungeachtet der umfassenden Anfechtungserklärung inhaltlich nur gegen die Nutzung ihrer Bildmarke. Zur Darstellung der angebotenen Dienstleistungen reiche es aus, wenn die Beklagte jene Fahrzeuge nenne, bei denen sie leistungssteigernde Maßnahmen durchführe. Das erfordere jedoch nur das Nennen der Fahrzeugbezeichnungen. Das Zeigen der Bildmarke habe keinen zusätzlichen Informationswert, sondern diene ausschließlich dazu, die Werbewirkung des Internetauftritts zu erhöhen. Damit nutze die Beklagte den guten Ruf der Marke in unlauterer Weise aus. Weiters werde dieser Ruf durch den mit der Leistungssteigerung verbundenen erhöhten Verschleiß beeinträchtigt.

Gründe, weshalb auch das Nennen der Bezeichnung „M*****" unzulässig sein soll, zeigt die Klägerin damit nicht auf. Vielmehr sieht sie das Anführen einer Fahrzeugliste, die ohne Marken- und Typenbezeichnungen nicht denkbar ist, in der Revision als „fraglos notwendig" an. Damit ficht sie die Abweisung ihres Begehrens, der Beklagten auch die Verwendung der „Bezeichnung" M***** zu verbieten, in Wahrheit nicht an. Ebenso wenig setzt sie sich mit der (zutreffenden) Auffassung des Berufungsgerichts auseinander, dass sie kein Vorbringen zum bereits erfolgten oder drohenden Inverkehrbringen von (anderen) Auto-Ersatzteilen erstattet habe.

1.3. Diese Teile des Klagebegehrens sind daher nicht mehr zu prüfen. Vielmehr hat sich die Behandlung der Revision auf die Frage zu beschränken, ob das Verwenden der Bildmarke im Zusammenhang mit dem Anbieten, Verkaufen und Vertreiben von Chip-Tuning-Teilen in Rechte an dieser Marke eingreift. Da die Klägerin kein Vorbringen zu deren Schutzumfang erstattet hat, kann sich ein solcher Anspruch nicht auf § 10 Abs 1 MSchG, sondern nur auf den Schutz der bekannten Marke nach § 10 Abs 2 MSchG stützen.

2. § 10 Abs 2 MSchG gestattet es dem Inhaber einer eingetragenen Marke, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese im Inland bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

2.1. Voraussetzung für die Anwendung dieser Bestimmung ist zunächst, dass die Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist (EuGH C-375/97 = Slg 1999 I 5421 - General Motors/Yplon [Chevy]; 4 Ob 36/04d = ÖBl 2004/55 [Gamerith] = MR 2004, 375 [Thiele] = ecolex 2004/449 [Schumacher] - Firn mwN). Dabei sind nicht feste Prozentsätze maßgebend. Vielmehr sind alle relevanten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (EuGH C-375/97 = Slg 1999 I 5421 - General Motors/Yplon [Chevy]; 4 Ob 36/04d - Firn).

Im vorliegenden Fall hat das Berufungsgericht angenommen, dass die Bildmarke der Klägerin - das „M*****-Logo" - eine in diesem Sinn bekannte Marke ist. Diese Annahme ist durch gerichtsbekannte Tatsachen gedeckt. Die Muttergesellschaft der Klägerin ist einer der größten Kraftfahrzeughersteller der Welt; mit der Marke gekennzeichnete Fahrzeuge sind in Österreich seit Jahrzehnten auf dem Markt; die Marke wird auch in der Werbung - insbesondere zur Kennzeichnung von Vertragswerkstätten und Vertragshändlern - genutzt. Es besteht daher kein Zweifel, dass die Marke in den angesprochenen Kreisen - ebenso wie vergleichbare Bildmarken anderer Hersteller - in hohem Maß bekannt ist. Die Beklagte zieht diesen Umstand in der Revisionsbeantwortung nicht in Zweifel.

2.2. Der Schutz der bekannten Marke setzt neben der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen voraus, dass die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnützt; es müssen daher besondere Umstände vorliegen, aus denen sich die Unlauterkeit ergibt (4 Ob 234/01t = ecolex 2002, 267 [G. Schönherr] - BOSS Zigaretten III; 4 Ob 122/05b = SZ 2005/173 = ÖBl 2006/44, 180 [Gamerith] - Red Bull; RIS-Justiz RS0115930).

(a) Anhaltspunkte für die Unlauterkeit sind etwa die Verwendung identischer Zeichen, die Behinderung des Markeninhabers in der eigenen wirtschaftlichen Verwertung der Marke und vor allem die - meist nahe liegende, wenn nicht konkret widerlegte - Zielrichtung, am fremden Ruf zu schmarotzen (4 Ob 36/04d - Firn; RIS-Justiz RS0118990). Bei Verwendung identischer Zeichen ist die Unlauterkeit auch bei nicht gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Regelfall zu vermuten; der Nutzer des Zeichens muss in diesem Fall besondere Umstände geltend machen, die sein Verhalten rechtfertigen (4 Ob 122/05b - Red Bull).

(b) Nach Auffassung der Beklagten war das Zeigen der Bildmarke erforderlich, um auf die Bestimmung der von ihr erbrachten Leistungen hinzuweisen. Sie verweist dazu auf die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C-63/97 (= Slg 1999 I 905 = wbl 1999/101 [Gruber] - BMW/Deenik).

Diese Entscheidung ist zwar im gegebenen Zusammenhang nicht unmittelbar einschlägig. Denn sie betrifft nicht das unlautere Ausnutzen des guten Rufes einer bekannten Marke (Art 5 Abs 2 MarkenRL, § 10 Abs 2 MSchG), sondern die Zulässigkeit der Verwendung einer Marke zur Angabe der Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung (Art 6 Abs 1 lit c MarkenRL; § 10 Abs 3 Z 3 MSchG). Diese Frage stellt sich formal erst dann, wenn ansonsten ein Untersagungsrecht des Markeninhabers nach § 10 Abs 1 MSchG oder - wie möglicherweise hier - nach § 10 Abs 2 MSchG bestünde.

Es ist allerdings sowohl nach § 10 Abs 2 MSchG als auch nach § 10 Abs 3 MSchG in der Sache zu prüfen, ob eine bestimmte Nutzungshandlung in unlauterer Weise in Rechte des Markeninhabers eingreift. Daher liegt es nahe, die vom EuGH zu Art 6 Abs 1 lit c MarkenRL (§ 10 Abs 3 Z 3 MSchG) entwickelten Kriterien schon für die Beurteilung der Frage heranzuziehen, ob die - eine unlautere Rufausbeutung indizierende - geschäftliche Nutzung einer bekannten Marke im Einzelfall gerechtfertigt ist. Damit sind diese Kriterien schon für die Prüfung maßgebend, ob überhaupt ein Eingriff in die Rechte an der bekannten Marke vorliegt (vgl in ähnlichem Zusammenhang Koppensteiner, Markenverletzung oder Merkmalsangabe, ecolex 2007, 873, 874: Art 6 MarkenRL „fixiere" nur schon aus Art 5 MarkenRL erschließbare Grenzen des Markenschutzes).

(c) Das Berufungsgericht hat an sich zutreffend ausgeführt, dass aus der Entscheidung C-63/97 (= Slg 1999 I 905 - BMW/Deenik) die Zulässigkeit des Zeigens der Bildmarke abgeleitet werden könnte. Zwar betonte der EuGH schon dort, dass die Nutzung der Marke notwendig sein müsse, um die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung zu bezeichnen (RdNr 58). Im Anlassfall bejahte er dies jedoch ohne weitere Differenzierung für „die" dort strittigen Marken, zu denen neben dem „Markennamen" BMW auch zwei Bildmarken gehörten (RdNr 6). Möglicherweise ging der Gerichtshof dabei von einem weiten Verständnis des Begriffs „Notwendigkeit" aus, das er allerdings nicht näher begründete.

Ein solches Verständnis ist jedoch durch eine deutlich strengere Formulierung in der Rechtssache C-228/03 (= Slg 2005 I 2337 = ÖBl 2006/20 [Gamerith] - Gillette/LA-Laboratories) überholt. Denn dort heißt es (RdNr 39): „Die Benutzung einer Marke durch einen Dritten, der nicht deren Inhaber ist, ist als Hinweis auf die Bestimmung einer von diesem Dritten vertriebenen Ware notwendig, wenn eine solche Benutzung praktisch das einzige Mittel dafür darstellt, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über diese Bestimmung zu liefern, um das System eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt für diese Ware zu erhalten."

Damit macht der EuGH deutlich, dass Art 6 Abs 1 lit c MarkenRL (§ 10 Abs 3 MSchG) als Ausnahmebestimmung eng auszulegen ist. Das gilt jedenfalls dann, wenn - wie im Anlassfall der Entscheidung C-228/03 - die Nutzung einer (zumindest) normal kennzeichnungskräftigen Marke zu beurteilen ist. Ob es auch dann zutrifft, wenn die strittigen Marken oder Markenbestandteile keine oder nur geringe Kennzeichnungskraft aufweisen (vgl dazu EuGH Rs C-48/05 = Slg 2007 I 1017 - Adam Opel/Autec, RdNr 42; 4 Ob 229/06i = MR 2007, 103 [Thiele]), kann hier offen bleiben.

(d) Auch § 10 Abs 2 MSchG ist in diesem Sinn zu verstehen. Zeigt ein Unternehmer die bekannte Marke eines Dritten in unveränderter Form im Zusammenhang mit eigenen Waren oder Dienstleistungen, so partizipiert er objektiv an der Wertschätzung, die das Publikum dieser Marke entgegenbringt. Die damit begründete Vermutung der unlauteren Rufausnutzung (4 Ob 122/05b - Red Bull) kann er zwar mit dem Nachweis entkräften, dass das Verwenden der Marke erforderlich ist, um die Bestimmung der eigenen Waren oder Dienstleistungen darzulegen. Das gilt jedoch auch hier nur dann, wenn diese Nutzung praktisch das einzige Mittel ist, um diesen Zweck zu erfüllen. Das wird bei Bild- oder Wortbildmarken regelmäßig nicht zutreffen, wenn das Publikum die damit bezeichneten Waren oder Dienstleistungen auch unter einem Markennamen - sei es eine Wortmarke oder der Wortbestandteil einer Wortbildmarke - kennt. In solchen Fällen kommt es auf die weitere Frage, ob der Nutzer den Eindruck einer geschäftlichen Verbindung mit dem Markeninhaber erweckt (EuGH C-63/97 = Slg 1999 I 905 - BMW/Deenik; 4 Ob 317/00x = ÖBl-LS 2001/50 Ford Modell Mustang), nicht an; die Nutzung der Marke ist auch unabhängig davon unzulässig.

2.3. Im vorliegenden Fall kann die Beklagte die Bestimmung ihrer Waren (Mikrochips) und Dienstleistungen (Tuning) schon allein dadurch angeben, dass sie die Marken- und Typenbezeichnungen jener Fahrzeuge nennt, für die sie ihre Leistungen erbringt. Das zusätzliche Zeigen von Bild- oder Wortbildmarken ist zur Information des Publikums nicht erforderlich. Die Beklagte hat daher nicht dargetan, dass die - eine Rufausbeutung indizierende - unveränderte Nutzung der bekannten Bildmarke im Einzelfall gerechtfertigt wäre. Damit ist der Tatbestand des § 10 Abs 2 MSchG erfüllt. Aufgrund derselben Erwägungen kann sich die Beklagte auch nicht auf eine erlaubte Nutzung iSv § 10 Abs 3 MSchG berufen. Der Unterlassungsanspruch der Klägerin ist daher in Bezug auf ihre Bildmarke begründet, ohne dass es auf die von ihr ebenfalls behauptete Rufbeeinträchtigung ankäme.

3. Aufgrund dieser Erwägungen ist dem Unterlassungsbegehren insofern stattzugeben, als es sich auf die Nutzung der Bildmarke im Zusammenhang mit dem Anbieten, Verkaufen und Vertreiben von Chip-Tuning-Teilen bezieht. Der Spruch ist durch das Nennen der konkreten Marke (statt der Formulierung „M*****-Logo") präziser zu fassen. Die von der Klägerin vorgenommene Beschränkung ihres Anspruchs auf ein Handeln „zu Zwecken des Wettbewerbs" wäre zwar nicht erforderlich; sie ist jedoch beizubehalten, da der Klägerin sonst mehr als das Begehrte zugesprochen würde (§ 405 ZPO). Im Übrigen hat es aus den in Punkt 1. dieser Entscheidung dargestellten Gründen (Beschränkung der Revision auf die Bildmarke; keine Auseinandersetzung mit der Argumentation des Berufungsgerichts zum Fehlen der Erstbegehungsgefahr in Bezug auf [andere] Auto-Ersatzteile) bei der Abweisung zu bleiben.

4. Die diese Entscheidung tragenden Erwägungen können wie folgt zusammengefasst werden: Die mit der Verwendung einer bekannten Marke objektiv verbundene Rufausnutzung kann zwar im Einzelfall durch die Notwendigkeit gerechtfertigt sein, die Bestimmung der eigenen Waren oder Dienstleistungen anzugeben. Die Nutzung einer Bild- oder Wortbildmarke ist in diesem Zusammenhang aber im Regelfall nicht erforderlich und daher unzulässig, wenn das Publikum die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers auch unter einer Wortmarke oder unter dem Wortbestandteil einer Wortbildmarke kennt.

5. Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 43 Abs 1 ZPO, für das Rechtsmittelverfahren iVm § 50 ZPO. Die Klägerin ist mit ihrem Begehren etwa zur Hälfte durchgedrungen. Daher hat die Beklagte der Klägerin die Hälfte der Pauschalgebühren aller drei Instanzen zu ersetzen; im Übrigen sind die Kosten des Verfahrens gegeneinander aufzuheben.