OLG Wien 133R122/18s

Spruch:

Dem Rekurs wird Folge gegeben.

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben und die Markenschutzsache zur neuerlichen Entscheidung an das Patentamt zurückverwiesen.

Begründung

Die Antragstellerin beruft sich auf diese Marke ***** (in der Folge kurz: Widerspruchsmarke) mit dem Registrierungsdatum *****:

[...]

eingetragen für diese Waren und Dienstleistungen der Klassen

9 Computer software for use in designing, installing and executing mainframe and client/server application programs, for integrating the financial, manufacturing and sales functions of a business, and for managing customer service and support functions of a business.

16 Pamphlets, books, newsletters, brochures, magazines, reports, journals, manuals and guides in the field of business management, information technology, and computerized information processing.

35 Business management consulting; business consulting; business process management and consulting; business marketing consulting services; procurement services, namely, purchasing computer hardware and software for others; providing information in the fields of business management consulting, business consulting, and finance; project management in the fields of information systems design, specification, procurement, installations, and implementation; business acquisitions consulting; analysis services, namely, market analysis and financial analysis; business appraisals; conducting business and market research surveys; business information services in the field of business change management, business process management, business strategic management and planning services, and business technology; business management planning; business merger consultation; business networking; conducting business research and surveys; business supervision; commercial and industrial management assistance; economic forecasting and analysis; personnel management consultation; preparing business reports; arranging and conducting trade shows and conferences in the field of business and business management; providing information in the field of business consulting.

36 Financial affairs; monetary affairs; venture capital financing.

37 Installation, implementation, maintenance, and repair services with respect to computers, computer systems, computer networks and computer hardware.

41 Educational services, namely, conducting courses, seminars, workshops, and classes in the fields of computer software development and implementation, computer software usage, business, and business operations and distributing course materials in connection therewith; developing educational materials for others in the fields of computer software development and implementation, computer software usage, business, and business operations.

42 Mediation services; providing information in the fields of information technology, computers, and computer systems; consulting in the areas of computers, computer systems and computer systems design; computer services, namely, design of computers systems for others; computers services, namely, providing databases in the fields of business consulting, information technology, computers and computer systems; information technology consulting services; computer software design for others; computer site design; installation, implementation, maintenance, and repair services with respect to computer software.

Sie widersprach basierend auf dieser Registrierung und unter Benennung konkreter Dienstleistungen, die zum besseren Verständnis durch Fettdruck hervorgehoben sind, dieser Wortbildmarke mit dem Anmeldedatum vom *****.2016 (in der Folge kurz: angegriffene Marke) *****:

[...]

eingetragen für diese Dienstleistungen der Klassen

35 Werbung; Unternehmensverwaltung; Akquisition in Geschäftsangelegenheiten; Aufbereiten von Werbematerial; Ausarbeitung von Werbeunterlagen; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; betriebswirtschaftliche Projektleitung von Bauprojekten; Geschäftsführung, insbesondere Akquisitionsberatung; Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit);

36 Versicherungsdienstleistungen; Finanzwesen; Immobilienwesen; Anbahnung von Finanzierungen; Anlageberatung in Bezug auf Immobilien; Beratung bei der Vermittlung von Versicherungen; finanzielle Verwaltung von Immobilienprojekten; Finanzierung von Immobilienentwicklungsprojekten; Gebäudeverwaltung; Grundstücksverwaltung; Immobilienberatung; Immobilienerwerb für Dritte; Immobilienfinanzierung; Immobiliengeschäfte; Immobilienverwaltung; Immobilienvermittlung; Investieren in Immobilien; finanzielles Management von Bauprojekten; Organisation von Finanzierungen für Bauprojekte; Vermietung von Immobilien; Verpachtung von Immobilien;

37 Bauwesen; Bauaufsicht für Bauprojekte, Gebäudeabrisse, Grundstücksprojekte, von Renovierungsarbeiten und Bauaufsicht während der Bauarbeiten; Bauberatung; Baubetreuung; Bauführungsdienstleistungen (Bauaufsicht); Bauleitung (Bauaufsicht); Bauplanungsdienstleistungen; Baustellenprojektmanagement beim Gebäudebau (Bauaufsicht); Bau von Gebäudekomplexen; Beaufsichtigung der Bauarbeiten; Beratung bei der Ausführung von Bauvorhaben; Leitung von Bauarbeiten; Projektmanagement im Bauwesen (Bauaufsicht).

(Jene Dienstleistungen, für die das Patentamt mit der angefochtenen Entscheidung die Registrierung aufgehoben hat, sind durch Fettdruck hervorgehoben.)

Diese Marke und die für sie eingetragenen Dienstleistungen seien zur Gänze zur Verwechslung geeignet, nehme die angegriffene Marke doch den die Widerspruchsmarke prägende Bildbestandteil, nämlich [...] bei teilweiser Identität und teilweiser Ähnlichkeit der Dienstleistungen in identischer Weise in sich auf. Der weitere Wortbestandteil der angegriffenen Marke verändere diesen Gesamteindruck nicht. Selbst bei der Übernahme eines schwachen Zeichens bestehe Verwechslungsgefahr, wenn das übernommene Zeichen innerhalb des übernehmenden Zeichens keine untergeordnete Rolle spiele. Sie selbst habe die Widerspruchsmarke in den relevanten Klassen 35 und 36 zudem entsprechend ihrer Hauptfunktion verwendet. Diese sei auch bekannt und habe stark erhöhte Kennzeichnungskraft.

Die Antragsgegnerin erhob in ihrer Äußerung rechtzeitig die Einrede der mangelnden Benutzung gegenüber der Widerspruchsmarke, der auch die originäre Unterscheidungskraft fehle, zeige sich doch nur das mathematische Zeichen, das „größer als" bedeute. Der Antragstellerin sei der Nachweis der Benutzung nicht gelungen; die von ihr dazu vorgelegten Urkunden seien großteils interne Dokumente. Die Widerspruchsmarke sei auch nie in Alleinstellung verwendet worden. Darüber hinaus bestehe keine Zeichenähnlichkeit und eine nur geringe Dienstleistungsähnlichkeit. Dem Wortbestandteil der angegriffenen Marke komme maßgebliche Bedeutung zu; davon ausgehend bestehe keine Verwechslungsgefahr.

Mit dem angefochtenen Beschluss gab das Patentamt dem Widerspruch mit der wesentlichen Begründung teilweise Folge, dass der Antragstellerin die Bescheinigung gelungen sei, die Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum auf „mehrfältige" Weise benutzt zu haben, „[...] jedenfalls für Unternehmensberatung; Analysen, nämlich Markt- und Finanzanalysen; Durchführung von geschäftlichen und Marktforschungserhebungen; Wirtschaftsprognosen und -analysen [...]". Wegen der bildlichen und der denkbaren begrifflichen Ähnlichkeit bestehe hinsichtlich aller Dienstleistungen der Klasse 35 und im Hinblick auf die Dienstleistungen „Finanzwesen; Anbahnung von Finanzierungen" der Klasse 36 der angegriffenen Marke Verwechslungsgefahr; insofern sei dem Widerspruch teilweise stattzugeben.

Gegen den stattgebenden Teil dieser Entscheidung richtet sich der wegen Mangelhaftigkeit, Aktenwidrigkeit, unrichtiger Tatsachenfeststellung aufgrund unrichtiger Beweiswürdigung und wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung erhobene Rekurs der Antragsgegnerin mit dem Antrag, den Beschluss abzuändern und den Widerspruch zur Gänze abzuweisen; hilfsweise stellt die Antragsgegnerin einen Aufhebungsantrag.

Die Antragsstellerin beantragt, dem Rekurs keine Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung​

Der Rekurs ist im Sinn des Eventualantrags auf Aufhebung berechtigt.

1. Zur Mängelrüge:

1.1. Die Antragsgegnerin rügt, die Rechtsabteilung führe nicht aus, aus welchen konkreten Bescheinigungsmitteln sie die angenommene ernsthafte Benutzung ableite.

1.2. Nur das gänzliche Fehlen einer Beweiswürdigung ist ein Verstoß gegen die Begründungspflicht des § 272 Abs 3 ZPO. Ein Verfahrensmangel kann daher auch darin begründet sein, wenn für eine entscheidungswesentliche Feststellung jegliche Beweiswürdigung fehlt (Pochmarski/Lichtenberg, Berufung² 81; RIS-Justiz RS0102004). Eine ordnungsgemäße Beweiswürdigung hat die aufgenommenen Beweise einer Bewertung zu unterziehen; das Vorbringen eines Beteiligten für sich bildet keinen Beweis (RIS-Justiz RS0111146).

1.3. Wenn bei der Begründung ein Umstand nur nicht erwähnt wurde, der noch erwähnt hätte werden können oder wenn eine Erwägung nicht angestellt wurde, die noch angestellt hätte werden können, oder wenn die Begründung sich zB mit der für eine Partei günstigen Zeugenaussage nicht auseinandersetzt oder auf bestimmte Zeugenaussagen nicht Bezug nimmt, liegt kein Mangel der freien Beweiswürdigung vor (RIS-Justiz RS0040180).

1.4. Fehlt für eine wesentliche Feststellung aber eine nachvollziehbare Begründung und/oder hat sich das Gericht in seiner Beweiswürdigung mit großen Teilen der Beweisergebnisse nicht auseinandergesetzt, ist einer solchen Feststellung der Boden entzogen und ein Verfahrensmangel verwirklicht (vgl 4 Ob 91/10a; 4 Ob 41/06t). Dies gilt etwa auch, wenn nicht erkennbar ist, welche Erwägungen im Einzelnen angestellt wurden, um aus den Beweismitteln zu den Feststellungen zu gelangen, was insbesondere bei der Verwendung bloßer Leerformeln oder beim bloßen Referieren der Beweisergebnisse ohne Wertung der Fall ist (OLG Wien, 7 Rs 113/13h mwN [unveröff]).

2. Zur Tatsachenrüge (Benutzungsnachweis), auf die zum besseren Verständnis bereits an dieser Stelle einzugehen ist:

2.1. Die Antragsgegnerin verweist eingangs ihrer Feststellungsrüge zutreffend auf die Ansicht des Rekursgerichts, wonach die Frage der ernsthaften markenmäßige Benutzung keine reine Rechtsfrage, sondern zumindest eine sogenannte quaestio mixta ist, sodass also ein taugliches Tatsachensubstrat ermittelt werden muss, anhand dessen diese Frage beurteilt werden kann. Der Umstand, welche Beweise belastbar und damit in der Lage sind, die Benutzung zu bescheinigen, ist nicht den Feststellungen zugrunde zu legen, sondern als ein Akt der Beweiswürdigung diesem – sowohl von den Feststellungen als auch von der rechtlichen Beurteilung abzugrenzenden – gesonderten Entscheidungsteil zuzurechnen (OLG Wien 34 R 100/14x, ICEGRIP/ICE; 133 R 95/17v, FRANZ HAAS/Haas & Haas).

Soweit daher die Antragsgegnerin ausdrücklich die Beweiswürdigung der Rechtsabteilung kritisiert, ist diese grundsätzlich durch das Rekursgericht zu prüfen.

2.2. Als unrichtig iSv nicht durch die Bescheinigungsmittel gedeckt kritisiert die Antragsgegnerin die folgenden Feststellungen der Rechtsabteilung:

«Das Angriffs-Zeichen [die Widerspruchsmarke] wurde auf mehrfältige Weise benutzt, wenngleich selten in Alleinstellung bzw. nicht exakt in der registrierten Form. Es wurde das Zeichen „accenture" mit dem „Pfeil" (Widerspruchsmarke) über dem Buchstaben „t" verwendet; ebenso der „Pfeil" (teils in Form eines Rahmens) in Verbindung mit verschiedenen anderen Worten, insbesondere mit „high performance. Delivered".» (Beschluss Seite [BS] 5);

«Die Benutzung in der erwähnten Form erfolgte jedenfalls im Zeitraum von 20.1.2012 bis 20.1.2017 auf einer Vielzahl von (elektronischen) Schriftstücken sowie in sozialen Medien (zB. Facebook). Die Inhalte/Botschaften richteten sich sowohl an eher kleine (interne) Kreise (zB. Aktionäre) als auch an die breite Öffentlichkeit. So wurde etwa am World Economic Forum (Davos) eine Studie der Widersprechenden veröffentlicht (2015/2016) mit dem Inhalt der Digitalisierung der Wirtschaft.» (ebenfalls BS 5); sowie

«Die Benutzung erfolgte in Zusammenschau sämtlicher Unterlagen/Umstände sohin jedenfalls für Unternehmensberatung; Analysen, nämlich Markt- und Finanzanalysen; Durchführung von geschäftlichen und Marktforschungserhebungen; Wirtschaftsprognosen und -analysen; jedenfalls (und auch regelmäßig) im Zeitraum 20.1.2012 bis 20.1.2017 innerhalb der EU und zwar ernsthaft, d.h. in quantitativ umfassender Weise.» (BS 6; disloziert innerhalb der rechtlichen Beurteilung).

Die Antragsgegnerin hält statt dessen die folgende Alternativfeststellung als eher durch die Beweisergebnisse gedeckt:

«Die Widerspruchsmarke wurde im relevanten Zeitraum (20.1.2012 bis 20.1.2017) in der EU für keine der eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 35 und 36 in der registrierten Form von der Widersprechenden benutzt. Sofern in den vorgelegten Urkunden A001 bis A101 die Marke überhaupt in Alleinstellung ersichtlich ist, wird sie als reine Verzierung verwendet bzw wird dabei lediglich auf ein Größenverhältnis hingewiesen.»

3. Schlussfolgerungen ausgehend von diesen Grundsätzen und vom Rekursvorbringen:

3.1. Die Rechtsabteilung beschäftigt sich mit den Bescheinigungsmitteln in einer bloß gesamthaften Würdigung, indem sie zunächst – für das Rekursgericht angesichts des Umfangs der vorgelegten Urkunden noch nachvollziehbar – die schiere Menge erwähnt, aber gleichzeitig auf die „Qualität" generalisierend Bezug nimmt und damit vielleicht, aber eben nicht überprüfbar, den ihres Erachtens offenbar nicht so hohen Beweiswert meint. Dies ist außerdem für das Rekursgericht auch unter dem Aspekt des herabgesetzten Beweismaßes der Glaubhaftmachung nach § 29b Abs 3 erster Satz MSchG nicht ausreichend begründet.

Gleichzeitig, was einen wesentlichen dritten Aspekt der Beweiswürdigungsarbeit der Rechtsabteilung betrifft, legt sie – insoweit zutreffend – dar, dass es vielfach an ausreichendem Vorbringen der Antragstellerin zu den einzelnen Urkunden fehlt. Damit zielt das Patentamt auf die Rechtsprechung ab, wonach Urkundeninhalte kein Vorbringen ersetzen (RIS-Justiz RS0017844 [T3]; RS0037915). Auch hier fehlt eine konkrete Verbindung zwischen den vorgelegten Bescheinigungsmitteln und dem nach Auffassung der Rechtsabteilung unzureichenden Vorbringen dazu.

3.2. Allerdings zeigt der Rekurs darüber hinaus auf, dass sich die Rechtsabteilung in ihrer Beweiswürdigung nicht mit sämtlichen Teilen der Beweisergebnisse nachprüfbar auseinandergesetzt hat, obwohl sich die Antragsgegnerin in ihrer Äußerung vom 28.3.2018 (ON 6; Punkt 3.) sehr wohl darum bemüht hat, zu den von der Antragstellerin vorgelegten Urkunden detailliert Stellung zu nehmen und diese aus ihrer Sicht zu bewerten.

3.3. Eine Bezugnahme auf konkrete Bescheinigungsmittel fehlt dem angefochtenen Beschluss überhaupt; die Beweiswürdigung, die damit im Ergebnis zu allgemein gehalten ist, ist damit für das Rekursgericht nicht nachprüfbar.

Auch der von der Rechtsabteilung gezogene Schluss, dass es sich bei der Antragstellerin „[...] um ein großes, auch im EU-Raum agierendes Unternehmen handelt, dessen Haupttätigkeit die wirtschaftliche Analyse sowie die Beratung von verschiedenen Institutionen sowie Unternehmen darstellt." und dies „[...] bereits [quantitativ umfassende] Aktivitäten auf diesem Geschäftsfeld vermuten." lässt (alles BS 6), überzeugt in Bezug auf die konkrete Verwendung der Widerspruchsmarke nicht.

Bei dieser Betrachtungsweise könnte ein Markeninhaber dem Einwand der Nichtbenutzung bloß mit dem Argument entgegentreten, ein bedeutender Teilnehmer im relevanten Marktsegment zu sein, und er müsste nur diesen Umstand bescheinigen. Dies wäre aber nicht damit vereinbar, dass der markenmäßige Gebrauch der Widerspruchsmarke im Bereich der relevanten Dienstleistungen zu bescheinigen ist, denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren.

Weder ändert daran der Grundsatz der freien Beweiswürdigung etwas noch wird der Grundsatz der freien Beweiswürdigung dadurch beeinträchtigt.

3.4. Insbesondere weist die Antragsgegnerin mit Recht auch darauf hin, dass zahlreiche der vorgelegten Urkunden auf Englisch ohne Übersetzung ins Deutsche vorgelegt wurden.

Zwar hat das Rekursgericht in seiner Entscheidung 34 R 24/14w (= RIS-Justiz RW0000796 = ÖBl-LS 2014/59 [Musger]) ausgesprochen, dass auch Urkunden, die nicht in deutscher Sprache vorliegen, der freien Beweiswürdigung unterliegen und dass der Umstand, dass die deutsche Sprache die Staatssprache ist, dem nicht entgegensteht. Dies betraf allerdings einen einfach gelagerten Sachverhalt, dem fremdsprachige Rechnungen zugrunde lagen, die auf den ersten Blick auf ihren Beweiswert für die ernsthafte Benutzung hin beurteilt werden konnten.

Der OGH hat hingegen, worauf Musger in seiner Glosse zur erwähnten Entscheidung des Rekursgerichts hinweist, in einem Provisorialverfahren in 4 Ob 138/06g festgehalten, dass die Verwertung einer fremdsprachigen Urkunde einen Verfahrensmangel begründen kann. Ein solcher Mangel sei allerdings nur dann relevant, wenn das Gericht der Urkunde einen unrichtigen Inhalt unterstellt habe; dies müsste die unterlegene Partei in ihrem Rechtsmittel darlegen. Umgekehrt falle es grundsätzlich in den Risikobereich des Beweisführers, wenn er zu fremdsprachigen Urkunden keine Übersetzung vorlegt und die Tatsacheninstanzen daher mangels ausreichender Sprachkenntnisse keine Feststellungen daraus treffen.

3.5. Beide Aussagen lassen sich zwar nicht verallgemeinern, weil nach Art 8 B-VG und § 53 Abs 1 Geo die Gerichtssprache Deutsch ist; sie sind hier aber unter dem Aspekt des primären Verfahrensmangels zusammenzuführen:

Wenn die Rechtsabteilung den englischsprachigen Urkunden einen „gewissen Beweiswert" beimisst (BS 7), so bleibt auch diese Beurteilung durch das Rekursgericht gegenwärtig unüberprüfbar, weil das Patentamt offenlässt, welche fremdsprachigen Urkunden es damit konkret gemeint und welches für die Frage der ausreichenden Benutzung relevante Verständnis es ihnen zugrunde gelegt hat, kommt es doch in erster Linie darauf an, dass für das Rekursgericht erkennbar ist, welchen wesentlichen Geschäftsvorgang das Patentamt daraus im Einzelnen ableiten wollte, weil Englisch an sich wenigstens in seine relevanten Grundzügen allgemein zugänglich ist, wo es also nicht so sehr auf den genauen wörtlichen Inhalt der Urkunde ankommt (Kodek in Fasching/Konecny³ §§ 84, 85 ZPO Rz 99 mwN).

Eine Verpflichtung zur amtswegigen Herstellung einer Übersetzung bestand und besteht dabei jedenfalls nicht: Eine ausdrückliche Bestimmung, dass private Beweisurkunden nur gemeinsam mit einer Übersetzung ins Deutsche vorgelegt werden müssten, existiert nicht (Danzl, Geo⁷ § 53 Anm 3a; Kodek in Fasching/Konecny ³ §§ 84, 85 ZPO Rz 96). Bei ausreichender Fremdsprachenkenntnis der mit der Sache befassten Richter besteht unter diesen Umständen kein Grund, auf eine Übersetzung zu dringen (Danzl, Geo⁷ § 53 Anm 3a unter Verweis auf OLG Innsbruck 4 R 343, 344/91).

3.6. Hat sich die Rechtsabteilung nicht umfassend und für das Rekursgericht nachprüfbar mit sämtlichen Ergebnissen des Beweisverfahrens auseinandergesetzt, so ist den oben wiedergegebenen angefochtenen Feststellungen mit Ausnahme jener, dass die Widerspruchsmarke „selten" in Alleinstellung „bzw." (dieses Wort ist unklar, kann es doch sowohl für ein „und" als auch für ein „oder" stehen) „nicht exakt in der registrierten Form" verwendet wurde, der Boden entzogen und das Verfahren mangelhaft geblieben.

3.7. Der behauptete Verfahrensmangel liegt somit vor und die angefochtene Entscheidung ist aufzuheben und dem Patentamt eine neuerliche Entscheidung nach Verfahrensergänzung aufzutragen.

4. Mit ihrer (zum besseren Verständnis oben wiedergegebenen) Feststellungsrüge sowie mit ihrem Rekursvorbringen zur Aktenwidrigkeit und zur unrichtigen rechtlichen Beurteilung wird die Antragsgegnerin auf die aufhebende Entscheidung verwiesen.

5. Im fortgesetzten Verfahren wird zu klären sein, ob die Antragstellerin im relevanten Zeitraum die Widerspruchsmarke geltungserhaltend benutzt hat. Nur wenn dies der Fall wäre, hätte die Rechtsabteilung sich neuerlich mit der Frage der Verwechslungsgefahr zu befassen.

Die Entscheidung des EUIPO vom 30.11.2018, B 2843954, über die die Antragsgegnerin das Rekursgericht informiert hat, entfaltet dafür keine Präjudizialität (4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS; RIS-Justiz RS0125405; C‑37/03 P, BioID, Rn 47; C‑39/08 und C‑43/08, Schwabenpost und Volks.Handy, Rn 39; Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz² § 4 Rz 75 ff mwN; Koppensteiner, Markenrecht⁴ 70).

6. Eine Verfahrensergänzung durch das Rekursgericht nach § 37 Abs 3 MSchG iVm § 139 PatG und § 55 Abs 1 AußStrG kommt aufgrund der nicht absehbaren Weiterungen nicht in Betracht.

7. Da ein Kostenersatz nach § 37 Abs 3 MSchG iVm § 139 Z 7 PatG nicht stattfindet, war auch kein Kostenvorbehalt auszusprechen.