OLG Wien 133R10/18w

Spruch:

Dem Rekurs wird teilweise Folge gegeben. Der Beschluss wird dahin geändert, dass er zu lauten hat:

«Die Wortmarke WERKZEUGPARTY ist mit folgendem Schutzumfang in das Markenregister einzutragen:

9 Software, die auf ein magnetisches Medium aufzeichnet oder von einem externen Computernetzwerk heruntergeladen werden kann, CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger;

16 Papierwaren und Büroartikel, insbesondere Schreibblöcke aus Papier, Briefpapier, Dokumentenhüllen, Flyer, Handbücher, Kalender, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Lesezeichen, Plakate, Plakate aus Papier und Pappe, Plakatträger aus Papier oder Pappe, Prospekte, Verpackungsbeutel, -hüllen, -taschen aus Papier oder Kunststoff, Zeitschriften.

Der Antrag, die Marke auch für die beantragten Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 in das Markenregister einzutragen, wird hingegen abgewiesen.»

Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000.

Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.

Begründung

Der Antragsteller beantragte die Eintragung der Wortmarke

WERKZEUGPARTY

in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen folgender Klassen:

6 Rohe und teilweise bearbeitete unedle Metalle sowie hieraus hergestellte einfache Erzeugnisse, insbesondere Werkzeuggriffe aus Metall, Werkzeugkästen aus Metall (leer), Werkzeugkoffer aus Metall (leer);

7 Maschinen, insbesondere Absaugmaschinen für gewerbliche Zwecke, Abscheider (Maschinen), Biegepressen, Bohrfutter (Maschinenteile), Bohrköpfe (Maschinenteile), Bohrkronen (Maschinenteile), Bohrmaschinen, Dampfreiniger, Dichtungen (Motorenteile), Drehbänke (Werkzeugmaschinen), Druckluftförderer, Druckluftmaschinen, Druckluftpumpen, Druckluftspritzpistolen für Spachtelmassen, Druckregler (Maschinenteile), elektrisch betriebene Bürsten (Maschinenteile), Elektroden für Schweißgeräte, Elektrogeneratoren, Farbspritzpistolen, Farbspritzpistolen (Airbrushpistole), Federn (Maschinenteile), Filter (Teile von Maschinen oder Motoren), Fräsmaschinen, gasbetriebene Schneidbrenner, Gestelle für Maschinen, Gewindebohrmaschinen, Gewindeschneidmaschinen, Hähne (Maschinen- oder Motorenteile), Hämmer (Maschinenteile), Handbohrmaschinen, elektrisch, Handwerkzeuge (nicht handbetätigt), Hebegeräte, Hebewinden (Maschinen), Hobelmaschinen, Hochdruckreiniger, Holzbearbeitungsmaschinen, Hubgeräte, Kettensägen, Klebepistolen, elektrische, Klingen (Maschinenteile), Kompressoren (Maschinen), Kompressoren für Kühlanlagen, Kräne (Hebegeräte), landwirtschaftliche Geräte (nicht handbetätigt), landwirtschaftliche Maschinen, Lichtbogenschneidgeräte, Lichtbogenschweißgeräte, Lötkolben, elektrisch, Lötkolben, gasbetrieben, Maschinenständer, Maschinentische, Materialaufzüge, Meißel, elektrisch, Meißelmaschinen, Messer (Maschinenteile), Metallbearbeitungsmaschinen, Milchzentrifugen, Mühlen (Maschinen), Notstromaggregate, -generatoren, Pflugschare, pneumatische Wagenheber, Poliermaschinen und -geräte, elektrisch, Pressen (Maschinen für gewerbliche Zwecke), Presslufthämmer, Rasenmäher (Maschinen), Reiniger, automatische, Reinigungsmaschinen und -geräte, elektrisch, Riemen für Maschinen, Rührgeräte, elektrisch, Rührmaschinen, Sägeblätter (Maschinenteile), Satiniermaschinen, Sauggebläse, Schärfmaschinen, Scheren, elektrisch, Schleifmaschinen, Schleifscheiben (Maschinenteile), Schmierpumpen, Schneidbrenner, gasbetrieben, Schneidemaschinen, Schrämmmaschinen, Schweißgeräte, elektrisch, Schweißgeräte, elektrische, für Kunststoffverpackungen, Spannfutter (Maschinenteile), Staubsauganlagen für Reinigungszwecke, Staubsauger, Stromgeneratoren, Vakuumpumpen (Maschinen), Wagenheber (Maschinen), Werkzeuge (Maschinenteile), Werkzeughalter (Maschinenteile), Werkzeugmaschinen, Winden, Zentralstaubsaugeranlagen;

8 Handbetätigte Werkzeuge und Geräte, die in verschiedenen Berufen als Werkzeuge verwendet werden, insbesondere Abisolierzangen (Handwerkzeuge), Abziehstähle, Ahlen, Äxte (Beile), Äxte (kleine), Bastelmesser, Baumscheren, Bogensägen, Bohreinsätze (Teile von Handwerkzeugen), Bohrer, Bohrer (Handwerkzeuge), Bohrhalter (Handwerkzeuge), Bohrknarren (Handwerkzeuge), Bohrkurbelverlängerungen für Gewindebohrer, Bohrmeißel (Handwerkzeuge), Brecheisen, Drillbohrer, Durchschlaghämmer, Eisen (Handwerkzeuge), nicht elektrisch, Fäustel (Hämmer), Feilen, Fräsen (Handwerkzeuge), Fugenpistolen, nicht elektrisch, Gartenmesser (kleine), Gartenscheren, Gartenwerkzeuge (handbetätigt), Gewindebohrer (Handwerkzeuge), Gewindeschneidkluppen (Handwerkzeuge), Glaserdiamanten (Teile von Handwerkzeugen), Glätteisen, Hämmer (Handwerkzeuge), Handbohrer, Handpumpen, Handwerkzeuge (handbetätigt), Hebewinden (handbetätigt), Heckenscheren (handbetätigt), Hobel, Hobeleisen, Hohlbohrer, Hohleisen (Handwerkzeuge), Holzhämmer, Instrumente zum Schleifen und Schärfen, Kreuzmeißel, Krönelhämmer, Lochzangen (Handwerkzeuge), Maurerkellen, Meißel (handbetätigte Werkzeuge), Messer (Handwerkzeuge), Pistolen (Handwerkzeuge), Pistolen zum Spritzen von Spachtelmassen (handbetätigt), Pizzaschneider, nicht elektrisch, Rändelwerkzeuge, Reibahlen, Ringkluppen, Rohrschneider (Handwerkzeuge), Rohrschneidewerkzeuge, Scheren (Blech-, Baum-, Gartenscheren), Schlägel (Handwerkzeuge), Schlegel (Hämmer), Schleifgeräte für Messer und Klingen, Schleifscheiben (Handwerkzeuge), Schleifsteine, Schmirgelfeilen, Schneidwerkzeuge, Schraubenschlüssel (Handwerkzeuge), Schraubenzieher, Schraubstöcke, Schraubstöcke (handbetätigte Geräte), Schraubzwingen, Spachtel (Handwerkzeuge), Spanndorne (Werkzeuge), Spritzen zum Versprühen von Insektiziden (handbetätigt), Sprühgeräte für Insektizide (handbetätigt), Stanzstempel (Handwerkzeuge), Stanzwerkzeuge (Handwerkzeuge), Stemmmeißel, Werkzeuggürtel (Halter), Windeisen, Zimmermannsbohrer;

9 Software, die auf ein magnetisches Medium aufgezeichnet oder von einem externen Computernetzwerk heruntergeladen werden kann, CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger;

16 Papierwaren und Büroartikel, insbesondere Schreibblöcke aus Papier, Briefpapier, Dokumentenhüllen, Flyer, Handbücher, Kalender, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Lesezeichen, Plakate, Plakate aus Papier und Pappe, Plakatträger aus Papier oder Pappe, Prospekte, Verpackungsbeutel, -hüllen, -taschen aus Papier oder Kunststoff, Zeitschriften;

25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

35 Werbung, beispielsweise Bewerbung von Handwerkzeug; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Werkzeuge;

41 Ausbildung und Unterhaltung, insbesondere Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen, Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung), Veranstaltung von Ausstellungen für Unterrichtszwecke, Unterhaltungsdienstleistungen.

In den beiden vorangegangenen Rechtsgängen (133 R 5/17h und 133 R 79/17s) wurde der jeweilige Beschluss des Patentamts zur neuerlichen Entscheidung zurückverwiesen. Beim ersten Verfahren war der erfolgten Teilentscheidung nicht mit der erforderlichen Sicherheit zu entnehmen, über welchen Umfang des Antrags abgesprochen wurde. Beim zweiten Verfahren blieb unüberprüfbar, inwieweit ein pflichtgemäßes Ermessen bei der Teilentscheidung ausgeübt wurde und ob diese Vorgehensweise zweckmäßig war.

Mit dem nunmehr neuerlich angefochtenen Beschluss stellte das Patentamt fest, dass das Zeichen in Bezug auf alle Waren der Klassen 9 und 16 sowie alle Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 (jeweils oben durch Fettdruck hervorgehoben) nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG (Existenz der Unterscheidungskraft infolge Benutzung, „Verkehrsgeltung") registrierbar sei. Nach Ansicht des Patentamts würden die Konsumenten das Zeichen nur als informativen Hinweis verstehen und/oder dahingehend interpretieren, dass diese Waren die Erbringung einer Dienstleistung unterstützen oder auch nur ergänzende Dienstleistungen erfassen, die nötig seien, um etwa eine Bewerbungskampagne umzusetzen oder verkaufsfördernde Maßnahmen zu organisieren/zu veranstalten. Auch dass das Zeichen im Lexikon nicht zu finden sei, ändere nichts am umschreibenden Charakter der Bezeichnung.

Zur Begründung der erfolgten (neuerlichen) Teilentscheidung führte das Patentamt an, dass zunächst abzuwarten sei, welches Schicksal die beanstandeten Waren und Dienstleistungen treffe, um dann die (einheitliche) Registrierung aller (verbleibenden) Waren und Dienstleistungen vorzunehmen. Gegen eine Registrierung der noch zur Entscheidung offenen Waren der Klassen 6, 7, 8 und 25 bestünden keine Bedenken; (im Gegensatz zur bisherig vermittelten Haltung) sei nach der Rechtskraft dieses Beschlusses mit der Registrierung zu rechnen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich wiederum der Rekurs des Antragstellers wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem Antrag, dem Wortzeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 9 und 16 sowie die Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 die notwendige Unterscheidungskraft zuzuerkennen und es als Marke zu registrieren.

Rechtliche Beurteilung​

Der Rekurs ist teilweise berechtigt.

1. Nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben.

1.1. Ob einer Waren-/Dienstleistungsbezeichnung Unterscheidungskraft zukommt, ist anhand des Gesamteindrucks des Zeichens zu beurteilen (Koppensteiner, Markenrecht⁴ 82; RIS-Justiz RS0079038).

Unterscheidungskräftig ist eine Marke, wenn sie unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen mit anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können (C‑108/97, Chiemsee; C‑104/00 P, Companyline; EuG T‑471/07, Tame it, Rn 15 mwN; C‑398/08, Vorsprung durch Technik; RIS-Justiz RS0118396; 4 Ob 10/14w, Jimi Hendrix, oder 4 Ob 49/14f, My TAXI).

1.2. Fehlt die Unterscheidungskraft, so kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen (OBm 1/11, OXI-Effekt mwN; 4 Ob 38/06a, Shopping City mwN; RIS-Justiz RS0118396 [T7]). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen (OBm 3/12, Lounge.at, unter Hinweis auf BGH I ZB 22/11, Starsat; OBm 1/13, Malzmeister mwN; ähnlich RIS-Justiz RS0122383). Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine Marke im Zweifel zuzulassen ist (vgl EuGH C‑104/01, Orange, Rn 58 und 59; C‑64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit).

1.3. Die Unterscheidungskraft ist anhand der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet wurde, nach objektiven Kriterien unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit zu prüfen (Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz² § 4 Rz 57; 4 Ob 10/14w, Jimi Hendrix mwN). Abzustellen ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, also auf den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren und Dienstleistungen (Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz² § 4 Rz 67 mwN der Rsp; Ingerl/Rohnke, MarkenG3 § 8 Rz 73; C‑104/01, Orange, Rn 46 und 63;RIS-Justiz RS0079038 [T1]; RIS‑Justiz RS0114366 [T5]).

1.4. Die Gründe nach § 4 Abs 1 Z 3 bis 5 MSchG (Art 3 Abs 1 lit b bis d MarkenRL) sind zwar nach der Rsp des EuGH gesondert zu prüfen (C‑304/06, Eurohypo). Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke aber dann, wenn die maßgebenden Verkehrskreise sie als Information über die Art der mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft dieser Dienstleistungen (C‑304/06 P, Eurohypo, Rn 69); eine beschreibende Marke iSv § 4 Abs 1 Z 4 MSchG und Art 3 Abs 1 lit c MarkenRL ist daher auch nicht unterscheidungskräftig iSv § 4 Abs 1 Z 3 MSchG und Art 3 Abs 1 lit b MarkenRL (C‑363/99, Postkantoor, Rn 86). Insofern überschneiden sich daher die Anwendungsbereiche von § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG (OM 10/09, Lümmeltütenparty; 4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS; 4 Ob 49/14f, My TAXI).

1.5. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gelten Zeichen dann als beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne Weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit oder Ähnliches der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten, das heißt das Publikum muss sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen herstellen können (C‑326/01, Universaltelefonbuch, Rn 33 mwN; C‑494/08 P, Pranahaus; 4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS =RIS-Justiz RS0122383 [T1]; RS0117763, RS0066456, RS0066644).

1.6. Enthält das Zeichen dem gegenüber nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht bloß beschreibend und daher auch ohne Verkehrsgeltung registrierbar (RIS-Justiz RS0109431 [T3]; RS0090799, RS0066456; 4 Ob 116/03t, immofinanz; 17 Ob 27/07f, ländleimmo; OBm 1/12, Die grüne Linie).

Bloße Andeutungen stehen einer Eintragung daher in der Regel nicht entgegen, solange sie nur in phantasiehafter Weise auf bestimmte Eigenschaften hinweisen, ohne sie in sprach- oder verkehrsüblicher Form unmittelbar zu bezeichnen. Stellt also ein Zeichen nur einen Zusammenhang mit einem allgemeinen Begriff her, ohne etwas Bestimmtes über die Herstellung oder Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung auszusagen, liegt keine beschreibende Angabe vor (17 Ob 33/08i, happykauf mwN; OBm 3/12, Lounge.at; 4 Ob 51/16b, MAGIC MOUNTAIN).

Ist die angemeldete Marke mit anderen Worten nicht geeignet, beim Durchschnittsverbraucher mehrheitlich eindeutige Vorstellungen über die Art, Natur oder Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen hervorzurufen, ohne dass noch weitere Überlegungen über die mit einer bestimmten Bezeichnung erzielte Aussage erforderlich wären, besitzt sie Unterscheidungskraft (vgl OBm 3/11, Atelier Prive; OBm 2/13, Primera ua; 4 Ob 66/02p, Cornetto).

1.7. Unterscheidungskraft haben bei Wortmarken grundsätzlich nur frei erfundene, keiner Sprache angehörende Phantasiewörter (im engeren Sinn) oder Zeichen, die zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehören, jedoch mit der Ware, für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen (Phantasiewörter im weiteren Sinn). Entscheidend ist, ob die Worte im Verkehr als Phantasiebezeichnungen aufgefasst werden (RIS-Justiz RS0066644).

2. Von diesen Grundsätzen ausgehend erachtet das Rekursgericht bei den beantragten Waren und Dienstleistungen eine differenzierte Betrachtung für angebracht, wobei im Ergebnis die Beurteilung in Bezug auf die beantragten Waren der Klassen 9 und 16 zu korrigieren ist.

2.1 WERKZEUGPARTY setzt sich grundsätzlich aus zwei klar verständlichen Wörtern zusammen. Auch in der Kombination enthält es für das Verständnis der herkömmlichen Verkehrskreise eine allgemeine, unmittelbare, ohne Weiteres erkennbare umschreibende Aussage, insbesondere über das Produkt/die Branche sowie das Vertriebskonzept der darauf sich beziehenden Waren. Die Verwendung des Worts „Party" für eine Werbe- oder Verkaufsveranstaltung ist weit verbreitet und bekannt; dabei genügt die beispielsweise Erwähnung von „Tupperparty", „Kosmetikparty" und „Fetzenparty" (für Putz-„Fetzen").

Demnach bedarf es keiner Gedankenoperation, dass so gekennzeichnete Dienstleistungen in den Klassen 35 und 41 als informativer Hinweis darauf verstanden werden, dass es sich um unterstützende, den Vertrieb/die Bewerbung ergänzende Dienstleistungen handelt. Die einzelnen Begriffe erzeugen getrennt, aber auch im Gesamten somit eine klare gedankliche Assoziation für den Konsumenten: zum einen, um welches Produkt/welche Branche es geht und zum anderen damit im Zusammenhang stehende Haupt- und/oder Nebenprodukte.

Aufgrund des Bedeutungsgehalts des Zeichens handelt es sich um keinen phantasievollen Hinweis, der für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 so als Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Wie im Eintragungsverfahren zu prognostizieren ist, liegt es für den angesprochenen Verkehrskreis nahe, dass das Zeichen angesichts des beanspruchten und vom Antragsteller selbst definierten Schutzumfangs für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 ohne relevante Gedankenoperation als erklärenden Hinweis auf die Art des Produkts und/oder auf die damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen aufgefasst wird. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Wortkombination lexikalisch nicht existiert; der Aussagegehalt ist so klar und deutlich, dass ihn der Konsument in erster Linie als (informativen) Hinweis wahrnimmt und nicht als Marke im Sinne eines betrieblichen Herkunftshinweises.

2.2 In Bezug auf die beantragten Waren der Klassen 9 und 16 ist der beschreibende Charakter jedoch nicht ohne einen gewissen Interpretationsaufwand zu erblicken. Nach Ansicht des Rekursgerichts ist damit kein ausschließlich informativer Hinweis auf so bezeichnete Waren gegeben; es wird kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Zeichen und den beantragten Waren hergestellt. Ein solcher Zusammenhang bedürfte einer gewissen Gedankenoperation. Software, die auf ein magnetisches Medium aufgezeichnet oder von einem externen Computernetzwerk heruntergeladen werden kann, CDs, DVDs und digitale Aufzeichnungsträger (Klasse 9) sowie Papierwaren und Büroartikel etc (Klasse 16) stehen mit dem Bedeutungsgehalt von WERKZEUGPARTY nicht unmittelbar, sondern allenfalls interpretationsbedürftig im Einklang, womit dem Zeichen, das die beantragten Waren der Klassen 9 und 16 so kennzeichnet, die Unterscheidungskraft zuzubilligen ist.

3. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG aufwarf und über den Einzelfall hinaus nicht bedeutsam ist (RIS-Justiz RS0111880), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig.

In diesem Fall hat das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der – wie hier – rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR 30.000 übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.