Spruch:
1. Der außerordentliche Revisionsrekurs der Beklagten wird zurückgewiesen.
2. Dem Revisionsrekurs der Klägerin wird Folge gegeben.
Die Beschlüsse der Vorinstanzen werden dahin abgeändert, dass die Entscheidung - einschließlich des in Rechtskraft erwachsenen Teils - insgesamt wie folgt zu lauten hat:
„Einstweilige Verfügung
Zur Sicherung des Anspruchs der Klägerin gegen die Beklagte auf Unterlassung markenverletzender Handlungen, wettbewerbswidriger Eingriffe in den Ausstattungsschutz und vermeidbarer Herkunftstäuschung/sittenwidriger Rufausbeutung wird der Beklagten ab sofort bis zur rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens über die vorliegende Klage geboten,
1. es im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs beim Inverkehrbringen von Katzenstreu sowie insbesondere in der Werbung dafür zu unterlassen, Katzenstreu der Marke CatSil in einer Warenausstattung, insbesondere in einer Aufmachung entsprechend Urteilsbeilage ./A, anzubieten und/oder zu vertreiben, die der Warenausstattung von CATSANR verwechselbar ähnlich ist;
2. den Gebrauch der Marke CatSil im geschäftlichen Verkehr beim Inverkehrbringen von Katzenstreu zu unterlassen.
Der Klägerin wird aufgetragen, für alle der Beklagten durch diese einstweilige Verfügung verursachten Nachteile durch gerichtlichen Erlag von 100.000 EUR Sicherheit zu leisten.
Die Beklagte hat ihre Äußerungskosten endgültig selbst zu tragen."
Die Klägerin hat die Kosten ihrer Rekursbeantwortung und die Kosten ihres Revisionsrekurses vorläufig selbst zu tragen; die Beklagte hat die Kosten ihres Rekurses und ihrer Revisionsrekursbeantwortung endgültig selbst zu tragen.
Die Klägerin ist schuldig, der Beklagten die mit 782,10 EUR bestimmten Kosten der Rekursbeantwortung (darin enthalten 130,35 EUR USt) binnen 14 Tagen zu ersetzen.
Text
Begründung
Die Klägerin ist Inhaberin der österreichischen Wortmarke Nr 95444 CATSAN mit Schutzdauerbeginn 16. 7. 1980 und der österreichischen Wortbildmarke Nr 112604 mit Schutzdauerbeginn 15. 5. 1986. Die Wortbildmarke zeigt neben der Aufschrift CATSAN eine weiße Katze auf blauem Grund. Beide Marken sind (ua) für Streumittel für Katzen geschützt. Die Muttergesellschaft der Klägerin ist Inhaberin der seit 1. 4. 1996 geschützten Gemeinschaftsmarke CATSAN.
Die Klägerin vertreibt (ua) Katzenstreu; die Marke CATSAN ist in Österreich die bekannteste Marke für Katzenstreu. Sie ist 74 % der Verwender von Katzentoiletten spontan bekannt. Der Marktanteil der Klägerin in Österreich beträgt rund 25 %. Der Werbeaufwand der Klägerin seit der Markteinführung ihres Produkts in Österreich im Jahre 1989 beläuft sich auf 7,540.000 EUR. Sie hat seither rund 60.995 Tonnen Katzenstreu abgesetzt.
Für die CATSAN-Packungen wird als Grundfarbe die Farbe Blau verwendet. Auf den Packungen ist eine liegende weiße Katze mit nach links gewendetem Kopf abgebildet, die den Betrachter aus gelben Augen anschaut. Der Schriftzug CATSAN ist unter der Katze bogenförmig angeordnet. Die Gestaltung der Packungen weicht von der für die Klägerin geschützten Wortbildmarke insofern ab, als die Katze nunmehr auf einem wolkenartigen weißen Gebilde liegend abgebildet ist, wobei das weiße Gebilde am Rand zunächst hellblau schattiert und dann dunkelblau umrahmt ist.
Die Beklagte vertreibt ebenfalls Katzenstreu, und zwar unter der Bezeichnung CatSil. Sie hat dieses Zeichen am 25. 1. 2000 als Gemeinschaftsmarke angemeldet; die Muttergesellschaft der Klägerin hat gegen die Marke Widerspruch erhoben.
Die Beklagte hat das Zeichen CatSil aus dem englischen Wort "cat" für Katze und aus "Sil" als Abkürzung für Silica-Gel gebildet, aus dem die von ihr vertriebene Katzenstreu besteht.
Die Beklagte vertreibt ihre Katzenstreu in Packungen, die in einem mit dem von der Klägerin verwendeten blauen Farbton nahezu identischen Farbton gehalten sind. Auf den Packungen ist ebenfalls eine weiße Katze mit gelben Augen abgebildet, die jedoch sitzt und deren Pupillen etwas größer als die der auf der Wortbildmarke der Klägerin abgebildeten Katze sind. Über der Katze ist in einer geraden Linie der Schriftzug CatSil angeordnet. Links neben der sitzenden Katze befindet sich ein rundes Sichtfenster.
Während die von der Klägerin verwendeten Verpackungen deutlich erkennbar aus Papier hergestellt sind, fertigt die Beklagte ihre CatSil-Verpackungen aus einem hoch glänzenden Kunststoff, der an die hygroskopischen Eigenschaften des Produkts angepasst ist. Die Beklagte verwendet eine längliche Verpackung ohne Tragegriff; ein CatSil-Beutel wiegt nur 1,7 kg. Das spezifische Gewicht des von der Beklagten verwendeten Silica-Gels ist wesentlich niedriger als das spezifische Gewicht des Grundstoffes, den die Klägerin für ihre Katzenstreu verwendet. Das Produkt der Beklagten ist gröber als das der Klägerin und "halbtransparent weiß". Seine Beschaffenheit ist durch das Sichtfenster erkennbar.
Die Beklagte hat die Farbkombination Blau/Weiß als Symbol für Sauberkeit, Hygiene und Zufriedenheit gewählt. Es steht nicht fest, dass die Klägerin für den von ihr verwendeten blauen Farbton Verkehrsgeltung erreicht hat.
Die Klägerin begehrt zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs, der Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu gebieten,
1. es im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs beim Inverkehrbringen von Katzenstreu sowie insbesondere in der Werbung dafür zu unterlassen, Katzenstreu der Marke CatSil in einer Warenausstattung, insbesondere in einer Aufmachung entsprechend Urteilsbeilage ./A, anzubieten und/oder zu vertreiben, die der Warenausstattung von CATSANR verwechselbar ähnlich ist;
2. den Gebrauch der Marke CatSil im geschäftlichen Verkehr beim Inverkehrbringen von Katzenstreu zu unterlassen.
Die Beklagte greife nicht nur in Marken- und Ausstattungsrechte der Klägerin ein, sie schmarotze durch die Gestaltung der Packungen auch an deren gutem Ruf und führe das Publikum über die Herkunft der Packungen irre. Sie habe für das von ihr vertriebene Produkt bewusst alle prägenden Elemente der Wortbildmarke der Klägerin und der von dieser verwendeten Aufmachung übernommen. Beide Verpackungen erweckten den gleichen Gesamteindruck. Eine andersartige Gestaltung wäre der Beklagten ohneweiters zumutbar gewesen. Die Beklagte als ein wenig bekanntes junges Unternehmen lehne sich in schmarotzerischer Weise an die CATSAN-Packungen an, um durch bewusste Nachahmung die Gefahr von Verwechslungen ihres Produkts mit dem seit vielen Jahren besteingeführten und eine hohe Reputation genießenden Produkt der Klägerin herbeizuführen. Angesichts der Absatzzahlen von CATSAN könne die Verkehrsbekanntheit des Produkts und seiner Ausstattung nicht ernsthaft in Abrede gestellt werden.
Die Beklagte beantragt, den Sicherungsantrag abzuweisen. Die beiden Markennamen CATSAN und CatSil seien einander nicht verwechselbar ähnlich. Auch die von beiden Parteien verwendeten Verpackungen seien eindeutig unterscheidbar. Die Kombination einer weißen Katze mit einem blauen Hintergrund werde als Symbol für Reinheit und Hygiene verstanden. Sie sei nicht geeignet, eine Herkunftsvorstellung auszulösen. Im Übrigen bestehe daran ein Freihaltebedürfnis. Auch andere Mitbewerber verwendeten für ihre Katzenstreupackungen Abbildungen von weißen Katzen auf blauem Grund. Die Unterlassungsbegehren seien unbestimmt und durch die von der Klägerin behaupteten Schutzrechte nicht gedeckt. Sollte die einstweilige Verfügung erlassen werden, wären Aufwendungen für die Produktausstattung frustriert und es entstünden für die Einführung einer neuen Bezeichnung hohe Kosten. Der Klägerin sei daher eine Sicherheitsleistung von mindestens 100.000 EUR aufzuerlegen.
Das Erstgericht gab dem Antrag zu Punkt 2 statt und trug der Klägerin auf, für alle der Beklagten durch die einstweilige Verfügung verursachten Nachteile eine Sicherheit von 100.000 EUR zu leisten. Den Antrag zu Punkt 1 wies das Erstgericht ab. Durch die Verbindung von "cat" mit "san" sei eine originelle und einprägsame unterscheidungskräftige Fantasiebezeichnung für Katzenstreu entstanden. Ihr Gesamteindruck werde von "cat" geprägt. Da das von der Beklagten verwendete Zeichen insoweit mit der Marke der Klägerin übereinstimme und die von beiden Teilen vertriebenen Waren identisch seien, bestehe Verwechslungsgefahr. Was den Schutz der Warenausstattung nach § 9 Abs 3 UWG angehe, so habe die Klägerin die Verkehrsgeltung der von ihr verwendeten Farbe nicht ausreichend bescheinigt. Es bestünden aber auch hinreichende Unterschiede zwischen den beiden Verpackungen. Da die einstweilige Verfügung erheblich in die Geschäftstätigkeit der Beklagten eingreife, sei der Klägerin eine Sicherheitsleistung aufzuerlegen.
Das Rekursgericht bestätigte diesen Beschluss und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs nicht zulässig sei. Der Markenbestandteil „cat" sei nicht rein beschreibend; im Übrigen seien auch rein beschreibende Bezeichnungen bei Verkehrsgeltung markenrechtlich geschützt. Angesichts des festgestellten Bekanntheitsgrads von 74 % sei die Verkehrsgeltung von CATSAN zu bejahen. Die beiden Marken unterschieden sich nur im Wortklang und in der Endsilbe. Das reiche nicht aus, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die vom Erstgericht auferlegte Sicherheitsleistung sei nicht zu hoch. Es sei offenkundig, dass sich das Bild einer weißen Katze am besten eigne, um die Verpackung von Katzenstreu werbewirksam zu gestalten. Dieser einfache und naheliegende Gedanke sei nicht monopolisierbar. Dazu kämen die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Verpackungen. Es liege daher weder eine sittenwidrige Nachahmung noch eine Herkunftstäuschung vor.
Rechtliche Beurteilung
Der gegen den das Unterlassungsgebot zu Punkt 2 bestätigenden Teil des Beschlusses gerichtete außerordentliche Revisionsrekurs der Beklagten ist nicht zulässig; der außerordentliche Revisionsrekurs der Klägerin, der sich gegen den den abweisenden Teil des erstgerichtlichen Beschlusses bestätigenden Teil des Beschlusses richtet, ist hingegen zulässig und berechtigt.
1. Zum außerordentlichen Revisionsrekurs der Beklagten
Die Beklagte macht als erhebliche Rechtsfrage geltend, dass das Rekursgericht die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur Schutzfähigkeit von Marken und Markenbestandteilen, zur Verwechslungsfähigkeit von Marken und Markenbestandteilen und zur Verkehrsgeltung unrichtig angewandt habe. Sie verweist auf die Entscheidungen 4 Ob 334/74, 4 Ob 343/86, 4 Ob 138/89, 4 Ob 29/92 und 4 Ob 126/01k und macht geltend, dass „cat" wegen seines beschreibenden Charakters ein schwacher Markenbestandteil sei, so dass schon geringe Abweichungen in den restlichen Bestandteilen ausreichten, um die Gefahr von Verwechslungen zu beseitigen.
Richtig ist, dass „cat" im Zusammenhang mit Katzenstreu als englisches Wort für „Katze" beschreibend wirkt. Auch in einem solchen Fall darf aber der Ähnlichkeitsvergleich nicht auf die nicht übereinstimmenden Zeichenbestandteile beschränkt werden, sondern es ist zu prüfen, welcher Einfluss den einzelnen Markenbestandteilen auf den Gesamteindruck des Zeichens zukommt. Wenn daher - wie bei den für pharmazeutische Produkte für den Schwangerschaftsnachweis geschützten Zeichen Pregnex und Pregtest (4 Ob 334/74 = SZ 47/103 - Pregnex/Pregtest) - ein Zeichen dem fachkundigen Benützer sogleich eine bestimmte begriffliche Vorstellung vermittelt (Pregtest = Schwangerschaftstest), so dass der übereinstimmende Wortstamm nicht auf eine gemeinsame Herkunft der so gekennzeichneten Waren schließen lässt, ist die Verwechslungsgefahr zu verneinen. Das Gleiche muss naturgemäß auch dann gelten, wenn die nicht übereinstimmenden Markenteile wegen ihres Sinngehalts den Gesamteindruck beider Marken entscheidend prägen (4 Ob 343/86 = ÖBl 1988, 41 - Easy Rider/Easy Walker). Anders ist es aber, wenn - wie im vorliegenden Fall - Aussprache und Phantasiecharakter der Zeichen den Sinngehalt des übereinstimmenden Zeichenbestandteils in den Hintergrund treten lassen und dieser daher nicht beschreibend wirkt. In diesem Fall ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen, weil letztlich zwei Phantasiebezeichnungen vorliegen, die in dem am Wortanfang stehenden und den Gesamteindruck prägenden Zeichenbestandteil übereinstimmen.
Ob ein Zeichen für Katzenstreu schutzfähig wäre, das nur aus dem englischen Wort „cat" für Katze besteht, spielt im vorliegenden Fall keine Rolle, weil die Marke der Klägerin nicht „cat", sondern „CATSAN" lautet. Keine Rolle spielt daher auch, dass auch einer Fremdsprache entnommene Begriffe schutzunfähig sein können (4 Ob 138/89 = ÖBl 1990, 165 - Kombucha). Ebenso wenig kommt es darauf an, welchen Bekanntheitsgrad die Klägerin für das Zeichen „cat" erreichen müsste, um Markenschutz beanspruchen zu können. Wenn daher nach der Entscheidung 4 Ob 126/01k (= ÖBl 2002, 20 - Das blaue Rohr) ein Zuordnungsgrad von 65 % nicht ausreicht, um Schutz für die Farbe Blau für Wasserrohre beanspruchen zu können, so kann daraus für den vorliegenden Fall nichts abgeleitet werden. Die Beklagte kann auch daraus nichts für sich gewinnen, dass rein beschreibende Zeichen nur bei Verkehrsgeltung schutzfähig sind (4 Ob 29/92 = ÖBl 1992, 218 - Resch & Frisch), weil „CATSAN" kein rein beschreibendes, sondern als Phantasiebezeichnung ein für Katzenstreu unterscheidungskräftiges Zeichen ist.
2. Zum außerordentlichen Revisionsrekurs der Klägerin
Die Klägerin hat nicht behauptet, für ihre Warenausstattung Verkehrsgeltung erreicht zu haben und ihren Anspruch insoweit daher auch nicht auf § 9 Abs 3 UWG gestützt. Sie macht geltend, dass die Beklagte mit der Nachahmung der CATSAN-Verpackung sittenwidrig im Sinne des § 1 UWG handle.
Das Nachahmen einer fremden Verpackung, die keinen Sonderschutz genießt, ist, wie das Nachahmen eines fremden Produkts überhaupt, an sich nicht wettbewerbswidrig. Sofern aber im Einzelfall besondere, die Sittenwidrigkeit begründende Umstände hinzutreten, kann ein Verstoß gegen § 1 UWG vorliegen (4 Ob 14/91 = ÖBl 1991, 209 - 7-Früchte-Müsli-Riegel; 4 Ob 5/92 = ÖBl 1992, 19 - Verpackungs-Etiketten; 4 Ob 117/97b = ÖBl 1998, 17 - Schokobananen mwN). Dafür kann es nicht genügen, dass eine andersartige Gestaltung zumutbar gewesen wäre, die Nachahmung bewusst erfolgt und die Gefahr von Verwechslungen besteht, weil auch der Ausstattungsschutz nach § 9 Abs 3 UWG Verwechslungsgefahr voraussetzt. Auch bei einem Eingriff in den Ausstattungsschutz wird der Verletzer in vielen Fällen die geschützte Ausstattung bewusst nachahmen; die Verwechslungsgefahr aufgrund bewusster Nachahmung wiegt daher nicht so schwer, dass sie die Sittenwidrigkeit begründen könnte. Andernfalls könnte in den meisten Fällen ein Schutz über § 1 UWG erreicht werden, ohne den oft schwierigen Nachweis der Verkehrsgeltung erbringen zu müssen.
Die jüngere Rechtsprechung nimmt einen Verstoß gegen § 1 UWG durch Nachahmen einer Ausstattung daher nur an, wenn die Anlehnung an das im Verkehr in einem gewissen Umfang bekannt gewordene Zeichen „ohne hinreichenden Grund in der verwerflichen Absicht vorgenommen wurde, Verwechslungen herbeizuführen oder den Ruf des anderen wettbewerbshindernd zu beeinträchtigen oder auszunutzen" (4 Ob 257/00y = ÖBl 2001 - Die Blauen von D; 4 Ob 126/01k = ÖBl 2002, 20 - Das blaue Rohr). Diese Tatbestandsvoraussetzung wird regelmäßig erfüllt sein, wenn die Warenausstattung eines Unternehmens, das für sein Produkt einen hohen Marktanteil erreicht hat, durch ein Unternehmen nachgeahmt wird, das ein neues Konkurrenzprodukt auf den Markt bringt (wie zB in dem der E 4 Ob 117/97b = ÖBl 1998, 17 - Schokobananen zugrunde liegenden Fall).
Im vorliegenden Fall hält die Klägerin einen Marktanteil von 25 %; ihre Marke und damit auch die von ihr vertriebene Katzenstreu hat einen Bekanntheitsgrad von 74 %. Die Nachahmung ihrer Warenausstattung durch ein sich auf dem Markt erst etablierendes Unternehmen lässt nur den Schluss zu, dass damit die Absicht verfolgt wird, sich an den guten Ruf des schon eingeführten Produkts „anzuhängen". Diese Annahme wird nicht dadurch widerlegt, dass die Beklagte, wie das Erstgericht festgestellt hat, die Farbkombination Blau/Weiß als Symbol für Sauberkeit, Hygiene und Zufriedenheit gewählt habe. Es ist dies ein Beweggrund, der durchaus neben dem - offenkundig in erster Linie verfolgten - Ziel bestehen kann, den Ruf des eingeführten Produkts auszunützen.
Auch die weitere Voraussetzung für einen Verstoß gegen § 1 UWG durch das bewusste Nachahmen einer Ausstattung ist im vorliegenden Fall erfüllt:
Die Beklagte hat bei der Gestaltung ihrer Katzenstreupackungen nicht nur das mit CATSAN verwechselbar ähnliche Zeichen CatSil verwendet, sondern auch die den Gesamteindruck der CATSAN-Packungen prägenden Merkmale übernommen. Die auf ihren Packungen abgebildete weiße Katze auf blauem Hintergrund unterscheidet sich nur in Einzelheiten von der „CATSAN-Katze". Diese Einzelheiten bleiben dem flüchtigen Betrachter in der Eile des Geschäftsverkehrs nicht im Gedächtnis haften. Was in Erinnerung bleibt, ist das Bild einer weißen Katze auf blauem Hintergrund, die den Betrachter aus gelben Augen anschaut. Dieses Erinnerungsbild begründet, jedenfalls dann, wenn die identische Ware Katzenstreu unter dem der Marke CATSAN verwechselbar ähnlichen Zeichen CatSil in Verkehr gebracht wird, die Gefahr, dass, soweit die beiden Erzeugnisse nicht überhaupt miteinander verwechselt werden, eine in Wahrheit nicht bestehende geschäftliche Beziehung zwischen den Streitteilen angenommen und der gute Ruf des Produkts der Klägerin auf das der Beklagten übertragen wird.
Der Unterlassungsanspruch der Klägerin besteht daher auch insoweit zu Recht, als er sich gegen die Nachahmung ihrer Ausstattung richtet. Der Klägerin wird damit - entgegen der Behauptung der Beklagten - kein Monopol am Zeichen „weiße Katze auf blauem Grund" für Katzenstreu eingeräumt. Auch bei Verwendung dieses Symbols kann durch seine Ausgestaltung und Anordnung ein ausreichender Abstand zur Warenausstattung der Klägerin eingehalten werden.
Dem Revisionsrekurs war Folge zu geben.
Die Entscheidung über die Kosten der Klägerin beruht auf § 393 Abs 1 EO; jene über die Kosten der Beklagten auf §§ 78, 402 Abs 4 EO iVm §§ 40, 50 ZPO.